作者：何國銘律師（專注于商標犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護）

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為了防止合同相對方獲取到相關技術，A、B雙方在簽訂的合同中約定“不得反向工程”。此舉是否能夠足以防范“反向工程”？答案是否定的，合同具有相對性，在合同中增加這樣的條款，僅能起到限制合同相對方之作用，而不具有約束不特定第三人之效力。

舉個例子來說，B公司從A公司處采購一批機械設備，設備買賣合同中明確約定：作為需方（買方）的B公司，不得仿制或改造由供方A公司提供的任何設備，并承擔對所購設備保密的義務。具體而言，未經(jīng)A公司的明確許可，B公司不得自行或委托第三方對A公司提供的設備進行仿制、改造或擅自拆解。若B公司違反上述約定，則需按照合同約定的金額支付違約金。隨后，B公司按照合同規(guī)定支付了貨款，并順利獲得A公司提供的設備。不久，B公司基于所購機械設備，申請了一項發(fā)明專利。為此，A公司提起訴訟，主張B公司以披露的方式侵犯A公司的商業(yè)秘密。

若買賣雙方簽訂帶有“不得反向工程”條款的合同，該合同是否具有法律效力，是否能夠約束合同相對方不得反向工程？我國并沒有法律明確規(guī)定合同中約定“不得反向”能夠成為反向工程辯解不能成立的理由，但民事合同遵循意思自治的原則，當前有不少個案還是承認“禁止反向”的法律效力。故A與B簽訂“禁止反向”的合同，能約束B公司進行反向工程，但是否就此能夠主張B侵權？

首先，基于在B向國家專利局申請該專利之前，A曾將該機械設備銷售給中國境內及境外的多家企業(yè)，買方均可以通過拆解機器等反向工程的方式獲得該技術方案，A不僅要向法院提供證據(jù)證明其與B的買賣合同中是附帶有“不許反向工程”的條款的，還有窮盡其與他人的交易也有該條款。其次，即使A公司在產(chǎn)品銷售中均與購買方簽訂保密條款，該條款僅是禁止買方仿制、刻意抄襲或為仿制該設備之人提供便利，但并不是對銷售行為和性質的解釋。換言之，該條款并未對轉銷售行為作出約定，任何購買者均可向B公司購得該設備，即該設備有轉售，并重新流入市場的可能。從客觀上來說，含有涉案技術方案產(chǎn)品一旦售出，進入市場流通，在物理上即脫離A公司的控制，區(qū)別于可始終處于其控制之下的技術圖紙、文檔等內部性載體。最后，即便在涉案技術被申請專利之前，A公司在含有涉案技術方案產(chǎn)品的銷售中均與購買方簽訂保密條款，該條款不能對抗不特定第三人基于所有權對相關產(chǎn)品行使處分的行為，亦不能對抗不特定第三人通過反向工程獲知機器所承載的技術方案，故涉案專利的技術方案在專利申請日之前已經(jīng)被公開，屬于現(xiàn)有技術，不得主張為商業(yè)秘密。

市場流通產(chǎn)品屬于技術秘密的外部載體時，即使買賣雙方在購貨合同中約定“禁止反向”的條款，但倘若權利人所主張的技術通過反向工程即能獲取的，從側面上是否也能說明權利人未采取合理的保密措施，由此主張涉案技術構成商業(yè)秘密難以成立？這個問題值得研究。

權利人為防止信息泄漏所采取與其商業(yè)價值等具體情況相適應的合理保護措施，應當認定為反不正當競爭法規(guī)定的保密措施。辦案機關應當根據(jù)所涉信息載體的特性、權利人保密的意愿、保密措施的可識別程度、他人通過正當方式獲得的難易程度等因素，認定權利人是否采取保密措施。權利人采取合理的保密措施，是涉案信息構成反不正當競爭法第十條規(guī)定的商業(yè)秘密，獲得反不正當競爭法保護的法定要件之一。如果權利人未能對技術信息和經(jīng)營信息采取合理的保密措施，則該信息不構成商業(yè)秘密，不能獲得反不正當競爭法的保護。

以濟南思*測試技術有限公司訴濟南蘭*機電技術有限公司侵害技術秘密一案為例。法院認為，該禁止約定僅具有約束客戶公司的效力，不具有約束不特定第三人的效力，且《設備購銷合同》并未限制客戶公司對所購買的產(chǎn)品進行處分、轉讓，不特定第三人可通過市場流通取得該產(chǎn)品，不受濟南思*測試技術有限公司與客戶公司簽訂的《設備購銷合同》的約束。《中華人民共和國物權法》(以下簡稱物權法)第四條規(guī)定：“國家、集體、私人的物權和其他權利人的物權受法律保護，任何單位和個人不得侵犯。”該法第五條規(guī)定：“物權的種類和內容由法律規(guī)定。”該法第三十九條規(guī)定：“所有權人對自己的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用、收益和處分的權利。”根據(jù)物權法的上述規(guī)定可知，通過市場流通取得測試儀的不特定第三人，對該產(chǎn)品享有的所有權的內容應由法律規(guī)定，包括占有、使用、收益和處分四項權能，而不受濟南思*測試技術有限公司單方面聲明的約束。物權權利人基于所有權得對所有物行使占有、使用、收益和處分行為，因而對所有物上承載的知識產(chǎn)權構成一定限制，這可體現(xiàn)在反向工程對商業(yè)秘密的限制。

反向工程，是指通過技術手段對從公開渠道取得的產(chǎn)品進行拆卸、測繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關技術信息。鑒于涉案技術秘密載體為市場流通產(chǎn)品，屬于外部性載體，故濟南思*測試技術有限公司為實現(xiàn)保密目的所采取的保密措施，應能對抗不特定第三人通過反向工程獲取其技術秘密。此種對抗至少可依靠兩種方式實現(xiàn)：一是根據(jù)技術秘密本身的性質，他人即使拆解了載有技術秘密的產(chǎn)品，亦無法通過分析獲知該技術秘密；二是采取物理上的保密措施，以對抗他人的反向工程，如采取一體化結構等。

由此，法院認為，根據(jù)濟南思*測試技術有限公司主張保護的涉案技術秘密及其載體的性質，綜合審查本案現(xiàn)有證據(jù)，認定濟南思*測試技術有限公司未采取符合反不正當競爭法規(guī)定的“相應保密措施”，濟南思*測試技術有限公司主張保護的涉案技術秘密因缺乏相應保密措施而不能成立。