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在商業(yè)秘密侵權訴訟中，即便被訴侵權人的商業(yè)秘密和權利人的商業(yè)秘密構成實質(zhì)性相似，其也可以通過合法來源等除外情形進行抗辯，從而免予承擔侵權責任?！斗床徽敻偁幏ā肺磳戏▉碓纯罐q作出規(guī)定，但司法解釋對此問題進行了細化。《最高人民法院關于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》規(guī)定了反向工程、自行研發(fā)、客戶信賴等合法來源抗辯路徑。但是，在實踐中，合法來源抗辯仍有若干細節(jié)問題需要厘清，當不滿足法定和司法實踐條件的情況下，可能導致當事人抗辯失敗、面臨敗訴風險。本文將結合典型案例對商業(yè)秘密侵權訴訟中合法來源抗辯的具體規(guī)則和疑難問題作出分析。
反向工程，是商業(yè)秘密合法來源的常見抗辯。根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》第14條規(guī)定，從正向來看，反向工程是指通過技術手段對從公開渠道取得的產(chǎn)品進行拆卸、測繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關技術信息。從反向來看，以不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密后，又以反向工程為由提出抗辯的，法院不予采信。盡管反向工程是證明被訴技術并非來自商業(yè)秘密的有效方式，但是以反向工程進行合法來源成功抗辯仍然面臨諸多難點，使得法院頻頻駁回。被訴侵權人不僅要證明該技術秘密可以通過反向工程獲得，還要進一步證成在本案中確然是通過反向工程取得該商業(yè)秘密。因此，反向工程的產(chǎn)品來源和反向工程的拆卸手段，是司法實踐中的焦點。
在司法實踐中，對于反向工程較為細化的舉證規(guī)定是《北京知識產(chǎn)權法院侵犯商業(yè)秘密民事案件訴訟舉證參考》的規(guī)定，其中明確被告主張被訴侵權信息系通過反向工程獲取的，可以提供以下證據(jù)：（1）通過公開渠道取得產(chǎn)品的購買合同、接受贈予的憑證、票據(jù)；（2）通過拆卸、測繪、分析等相關技術手段從公開渠道取得的產(chǎn)品中獲得有關技術信息的工作記錄、視頻、文檔數(shù)據(jù)；（3）委托他人通過拆卸、測繪、分析等技術手段從公開渠道取得的產(chǎn)品中獲得有關技術信息的合同、往來郵件；（4）能夠證明被訴侵權信息系通過反向工程獲取的其他證據(jù)。不難發(fā)現(xiàn)，其中明確規(guī)定的是，反向工程的產(chǎn)品基礎，應當是從公開渠道取得的產(chǎn)品，進而反向破解、拆卸，如已上市銷售的流通產(chǎn)品。例如，在(2021)最高法知民終1281號案中，最高人民法院就反向工程的拆卸產(chǎn)品予以了評判。在本案中，涉案商業(yè)秘密所涉產(chǎn)品為利用涉案技術信息生產(chǎn)的針對電網(wǎng)企業(yè)的高壓控制產(chǎn)品，銷售對象為國家電網(wǎng)等相關電力設備生產(chǎn)企業(yè)，安裝在相關電網(wǎng)設備上。被訴侵權自然人均為零極公司前員工，具有接觸技術秘密的機會。被訴侵權人周某等人主張，零極公司產(chǎn)品早在2007年即公開銷售，他人可以通過直接觀察，并通過常用工具獲得零極公司所主張的涉案技術信息(秘密點)，涉案商業(yè)秘密可以通過反向工程破解，其沒有途徑接觸涉案技術信息，因而未實施侵權行為。最高人民法院指出，市場流通產(chǎn)品屬于外部載體。零極公司為實現(xiàn)保密目的所采取的保密措施，應當達到能夠?qū)共惶囟ǖ谌送ㄟ^反向工程獲取其技術秘密的程度。零極公司產(chǎn)品均已上市，不特定公眾可以與原審法院現(xiàn)場勘驗相同的方式拆解觀察零極公司產(chǎn)品，對無法直接觀察的元器件參數(shù)、元器件間的連接關系，可以使用數(shù)字電橋、數(shù)顯卡尺、萬用表測量獲得。因此，涉案技術信息通過去除覆膠、拆解后，使用常規(guī)儀器測量可以獲得的技術信息，構成所屬領域的相關人員容易獲得的并無不當，支持了被訴侵權人的反向工程抗辯。
關于產(chǎn)品標簽上的“商業(yè)秘密，嚴禁撕毀”等防范反向工程的技術措施，是否導致反向工程的違法，是司法實踐中的突出問題。在（2020）最高法知民終538號案中，思克公司主張其產(chǎn)品GTR-7001氣體透過率測試儀承載的技術系技術秘密。羅欣公司購買了GTR-7001氣體透過率測試儀。思克公司對于其售出的產(chǎn)品采取的保密措施為設備購銷合同及防拆標簽。該設備購銷合同并未限制購買方對該設備進行轉讓，亦未要求購買方對該設備采取防盜或?qū)Ｈ耸褂?、產(chǎn)品廢棄后的處理方式等專業(yè)的保密措施。最高人民法院認為，反向工程，是指通過技術手段對從公開渠道取得的產(chǎn)品進行拆卸、測繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關技術信息。鑒于涉案技術秘密載體為市場流通產(chǎn)品，屬于外部性載體，故思克公司為實現(xiàn)保密目的所采取的保密措施，應能對抗不特定第三人通過反向工程獲取其技術秘密。此種對抗至少可依靠兩種方式實現(xiàn)：一是根據(jù)技術秘密本身的性質(zhì)，他人即使拆解了載有技術秘密的產(chǎn)品，亦無法通過分析獲知該技術秘密；二是采取物理上的保密措施，以對抗他人的反向工程，如采取一體化結構，拆解將破壞技術秘密等。對于思克公司采取的防拆標簽，最高人民法院指出，即使權利人貼附在產(chǎn)品上的標簽所載明的文字內(nèi)容以保密為目的，如“內(nèi)含商業(yè)秘密，嚴禁撕毀”等，此時該標簽仍不能構成可以對抗他人反向工程的物理保密措施。一方面，通過市場流通取得相關產(chǎn)品的不特定第三人與權利人并不具有合同關系，故無需承擔不得拆解產(chǎn)品的合同義務。另一方面，不特定第三人基于所有權得對相關產(chǎn)品行使處分行為，而不受市場流通產(chǎn)品的單方面聲明的約束。但是，如果先以不正當手段獲取技術秘密，事后再以反向工程抗辯為由主張，則法院不予支持。例如，在（2016）魯民終1364號案中，山東省高級人民法院指出，本案被告是原告權利人的職工，分別負責生產(chǎn)、銷售，依工作職責完全具備掌握量子公司商業(yè)秘密的條件和可能，二人后到被告公司分別擔任副總經(jīng)理、銷售副總，負責生產(chǎn)、銷售工作，將其掌握的商業(yè)秘密非法披露給其他公司進行甲帶式給料機生產(chǎn)、銷售。被告已經(jīng)通過非法的方式獲得了原告公司的涉案商業(yè)秘密，故其“反向工程”的抗辯理由無事實和法律依據(jù)，法院不予支持。也就是說，事后的反向工程抗辯是無效的。
在司法實踐中，被訴侵權人主張其是通過自行研發(fā)而獲得商業(yè)秘密，往往需要證明其有自行研發(fā)的能力、水平，而非是通過《反不正當競爭法》第9條所規(guī)定的盜竊、竊取等商業(yè)秘密侵權行為所獲得的。例如，在金某盈侵犯商業(yè)秘密案[1]中，金某辯稱其技術系由其姐夫應某從放大鏡設備廠家蔡某學習得到，但經(jīng)調(diào)查蔡某并未向其傳授過放大鏡生產(chǎn)技術，且蔡某本人亦不了解該技術。同時，經(jīng)對公司賬冊及企業(yè)營收情況進行審計，證實該公司無任何研發(fā)資金投入，公司相關人員均無超薄放大鏡等同類產(chǎn)品經(jīng)營、技術研發(fā)背景，不具有自行研發(fā)的能力和行為，故未支持金某盈的自行研發(fā)抗辯請求。在（2015）贛民三終字第22號案中，江西省高級人民法院指出，被訴侵權方鐘某曾在上海某公司擔任生產(chǎn)總監(jiān)、副廠長、廠長，應認定其有接觸商業(yè)秘密的條件。雖然鐘某極力否認自己接觸過上海某公司的商業(yè)秘密，并稱自己僅負責生活、衛(wèi)生管理工作，但是在辭職后短短三個月時間里就成立了相關的競爭公司，雖對被訴侵權產(chǎn)品的技術來源作了包括自行研發(fā)、反向工程在內(nèi)的多種陳述，但均不能提交相關證據(jù)資料支持其主張，故法院對技術圖紙來源無法認定合法。在（2022）最高法知民終275號案中，最高人民法院指出，本案中權利人主張的配方信息，包括客戶名稱、發(fā)貨日期、數(shù)量及針對客戶需求的配方，其配方的成分及配比系根據(jù)客戶鍋爐結焦形成的原因結合應用場景所形成，需要付出時間和成本進行研發(fā)才能夠獲得。如無一定的研發(fā)投入及技術積累，短期內(nèi)難以開發(fā)出適合特定客戶需求的結焦抑制劑產(chǎn)品。尤某從權利人公司離職后僅四個月，其成立的公司即轉型生產(chǎn)出結焦抑制劑產(chǎn)品，而尤某此前并無結焦抑制劑的相關知識背景與從業(yè)經(jīng)歷，其公司也未能提供研發(fā)資料證明其產(chǎn)品的研發(fā)過程。如果沒有掌握發(fā)貨統(tǒng)計表中的客戶及所對應的配方信息，被告短期內(nèi)難以開發(fā)出同類產(chǎn)品。尤某辯稱其通過自己的聰明才智掌握了結焦抑制劑作用原理的理由明顯與常理不符。進一步梳理可知，在實務中自行研發(fā)的技術來源抗辯是否能夠得到法院支持，應當綜合考慮研發(fā)者的技術能力、技術水平、技術規(guī)模，以及研發(fā)者和權利人之間的競爭關系，是否存在不當竊取、盜竊權利人的商業(yè)秘密的可能性。
合法來源抗辯，本身即和民法當中保護善意第三人的理念息息相關?？蛻粜刨?，即要求主觀狀態(tài)上是善意的第三人，而非惡意的第三人。《反不正當競爭法》第9條所規(guī)定的“第三人明知或者應知商業(yè)秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施本條第一款所列違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業(yè)秘密的，視為侵犯商業(yè)秘密”是針對惡意第三人的規(guī)制?？蛻粜刨嚳罐q，則是抗辯主觀狀態(tài)構成善意第三人，是基于商事信賴，而非具有主觀惡意的情形。《最高人民法院關于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》進一步對客戶信賴抗辯進行細化，第2條第2款規(guī)定，客戶基于對員工個人的信賴而與該員工所在單位進行交易，該員工離職后，能夠證明客戶自愿選擇與該員工或者該員工所在的新單位進行交易的，人民法院應當認定該員工沒有采用不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密。在（2010）浙知終字第88號案中，被告潘某是原告陀某公司的員工，參與陀某公司“軸承套圈車削自動線”項目的研發(fā)工作，該項目被浙江省科技廳列入2008年第一批省級新產(chǎn)品試制計劃。該產(chǎn)品的研發(fā)成功，達到省新產(chǎn)品試制計劃的要求。2009年后，被告潘某到被告航某公司任職后被安排在技術部工作，是航某公司唯一的技術員。潘某在航某公司任職期間，將從陀某公司處獲取的“軸承套圈車削自動線”的技術圖紙用于航某公司“軸承套圈液壓車削自動線”相關機床圖紙的設計，僅對圖紙上的公司名稱和圖號略作變動即交航某公司使用。航天公司主張其屬于善意第三人，提出客戶信賴抗辯。一審法院認為，航某公司主要生產(chǎn)軸承自動線數(shù)控機床，其應當知曉本案中“軸承套圈液壓車削自動線”項目的圖紙設計較為復雜，需投入較多勞力、時間和資金才能完成。但是，被告航某公司僅招聘潘學某一人作為技術人員進行圖紙設計且未投入任何科研經(jīng)費，航某公司應當知曉潘某提供的設計圖紙并非其獨立設計完成，其負有注意義務，應履行必要的審查職責，其在主觀上存在過錯，不屬于善意第三人。浙江省高級人民法院進一步指出，本案中被告航某公司明知潘某曾在陀某公司從事技術員工作的事實，航某公司甚至直接將陀某公司“軸承套圈車削自動線”宣傳冊中的產(chǎn)品照片復制后，即作為航某公司宣傳冊的內(nèi)容并大量印制，且航某公司宣傳冊中還保留印有陀某公司的商標“TOMAN”。根據(jù)上述證據(jù)，浙江省高級人民法院確認航某公司在本案中與潘某共同侵犯了陀某公司的商業(yè)秘密。在（2021）滬73民終805號案[2]中，被告吳某某在原告容某公司處任職期間掌握了涉案商業(yè)秘密，其配偶黃某某設立的被告路某公司在成立后較短時間內(nèi)與涉案客戶簽訂大額合同，有違一般企業(yè)運營常規(guī)，亦未提交有效證據(jù)證明其如何與客戶建立交易關系。上海知識產(chǎn)權法院指出，本案所涉行業(yè)系對個人技能依賴度并不高的外貿(mào)行業(yè)，并無證據(jù)顯示客戶系基于對吳某某個人的信賴而與容重公司進行交易。相反，證據(jù)顯示是原告容某公司將其已獲得的涉案客戶交由被告吳某某維系。該典例評析指出，客戶信賴抗辯通常適用于較為強調(diào)個人技能的醫(yī)療、法律服務等領域，普通銷售人員提出個人信賴抗辯的，應根據(jù)客戶與原單位、新單位交易的過程，對該抗辯是否成立進行審查。若證據(jù)顯示員工系利用原單位提供的物質(zhì)條件、交易平臺才獲得特定客戶信息或特定交易機會的，則不能成立個人信賴抗辯。
企業(yè)主張商業(yè)秘密保護，應當舉證證明該客戶信息在被訴侵權行為發(fā)生時“不為公眾所知悉”、具有“商業(yè)價值”且已采取了必要的“保密措施”。如舉證不能則可能面臨敗訴的風險。相反，被告抗辯則可以舉證證明，該信息來源于其他合法的公開渠道，如商業(yè)談判、公開交流等途徑。例如，在（2021）桂民終1196號案[3]中，廣西高級人民法院認為，本案中企業(yè)主張其客戶信息構成商業(yè)秘密，應當明確其通過商業(yè)談判、長期交易等獲得的交易習慣、客戶的獨特需求、特定需求或供貨時間、價格底線等獨特內(nèi)容，并舉證證明該客戶信息在被訴侵權行為發(fā)生時“不為公眾所知悉”、具有“商業(yè)價值”且已采取了必要的“保密措施”。鑒于涉案經(jīng)營信息均是可從公開渠道獲得的一般性行業(yè)信息，且其載體相關購銷合同文本上未標明任何保密提示或保密標識，被告從公開渠道獲取本案客戶信息的抗辯成立。又如，在（2017）滬73民終248號案中，本案中施某主張合法來源抗辯，依據(jù)是公司名義為涉案合同的簽訂履行與權利人方進行接洽溝通，以證明其合法來源。上海知識產(chǎn)權法院認為，在不能證明施某是由于工作接觸到涉案商業(yè)秘密的情況下，應當認定其在商務談判中的聯(lián)系接洽系職務行為，合法來源抗辯成立。【1】最高人民檢察院第二十六批指導性案例檢例第102號。 【2】上海市高級人民法院發(fā)布2022年知識產(chǎn)權司法保護十大案件之五。 【3】廣西壯族自治區(qū)高級人民法院發(fā)布2021年知識產(chǎn)權審判十大案件之七。 張澤吾 胡佳佳 | 使用商業(yè)秘密的舉證責任和證明標準——以“香蘭素”侵害技術秘密案為例
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