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前言 隨著經(jīng)濟全球化的深度推進，OEM代加工生產(chǎn)方式作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的副產(chǎn)物在越來越多的國家和地區(qū)開始興起。OEM是“Original Equipment Manufacture”的縮寫，指被委托方在來料、來樣加工或來件裝配業(yè)務(wù)中，將委托方提供的商標標識加貼在所加工的產(chǎn)品上，并將產(chǎn)品全部返回給委托方銷售的生產(chǎn)經(jīng)營方式，即平時所稱的貼牌代工或定牌加工。生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的“關(guān)鍵核心技術(shù)”，負責(zé)設(shè)計和開發(fā)、控制銷售“渠道”，具體的加工任務(wù)交給別的企業(yè)去做。 此種商業(yè)模式是商標經(jīng)濟價值的典型體現(xiàn)。委托方掌握了居于核心地位的商標權(quán)，既能充分利用資本、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，又能避免建廠等高額投入。但對于跨地域的定牌加工，如某國的代工廠僅進行生產(chǎn)加工，而銷售則是在委托方國家進行時，就可能形成一種橫跨兩個法域、同時存在兩個商標權(quán)沖突的特例。往往委托方在境外享有注冊商標專用權(quán)，但其在國內(nèi)不享有相關(guān)商標的注冊商標專用權(quán)，境內(nèi)第三方作為相關(guān)商標在國內(nèi)的權(quán)利人，往往會訴稱國內(nèi)加工企業(yè)構(gòu)成侵權(quán)。這種境內(nèi)外的權(quán)利沖突模式，是商標地域性跟經(jīng)濟全球化發(fā)展的必然結(jié)果，應(yīng)當予以正確認識，準確判斷其法律適用。 這類侵權(quán)案件產(chǎn)生的根本原因在于知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，在不同國家和地區(qū)形成的知識產(chǎn)權(quán)是相互獨立的。商標權(quán)人可以依據(jù)各國法律規(guī)定，分別在各國取得獨立的商標權(quán)，但同一商標權(quán)僅能在其所屬國法律所及的范圍內(nèi)得到承認。  以案釋法：裁判思路分析 涉外定牌加工中貼附商標的行為，是否屬于《商標法》規(guī)定的“商標性使用” 《商標法》第48條明確規(guī)定，本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。在定牌加工被訴侵權(quán)行為中的“商標使用”主要涉及《商標法》第57條所規(guī)定之未經(jīng)許可使用商標的行為，其中又以第一款第1、2項[1]為甚。 但是，就“加工貼附商標”這一行為是否構(gòu)成商標性使用，司法實踐中存在一些不同的觀點。早期判例的觀點多與浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標權(quán)糾紛再審一案[2]（下稱亞環(huán)案）相同。 “亞環(huán)案”基本案情 墨西哥儲伯公司系墨西哥“PRETUL” “PRETUL及橢圓圖形”商標權(quán)利人，中國亞環(huán)公司接受儲伯公司委托生產(chǎn)掛鎖，產(chǎn)品上標注有“PRETUL” “PRETUL及橢圓圖形”標識；國內(nèi)權(quán)利人萊斯公司的商標為“PRETUL及橢圓圖形”；被訴侵權(quán)的定牌商品使用的商標、委托人在國外注冊的商標和國內(nèi)權(quán)利人的商標完全一致。后法院查明，儲伯公司曾委托過國內(nèi)權(quán)利人代工生產(chǎn)旗下產(chǎn)品。  最高人民法院認為，因為亞環(huán)公司生產(chǎn)的帶有 “PRETUL”相關(guān)標識的掛鎖將全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能。故貼附商標的行為并不能被視作商標意義上的使用。因此，是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標權(quán)的基礎(chǔ)。 可資參照的是，在本田技研工業(yè)株式會社與重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司等侵害商標權(quán)糾紛再審案[3]（下稱本田案）中，最高人民法院相對擴大了“商標使用”的涵攝范圍。 “本田案”基本案情 日本本田株式會社作為權(quán)利人在中國擁有合法有效的注冊商標“HONDA”；國內(nèi)加工企業(yè)（重慶恒勝公司）在其生產(chǎn)、銷售的被訴侵權(quán)貼牌商品上使用了境外委托人于緬甸注冊的“HONDAKIT”文字及圖形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，同時將H字母和類似羽翼形狀部分標以紅色，與本田株式會社所有的商標構(gòu)成近似，而與境外委托人所有的商標存在不同；本田株式會社所有的商標具有較高知名度，注冊時間早于境外委托人所有的商標。   “本田案”的裁判意見明確指出，商標使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環(huán)節(jié)，如物理貼附、市場流通等等，是否構(gòu)成商標法意義上的“商標性使用'應(yīng)當依據(jù)商標法作出整體一致解釋，不應(yīng)該割裂一個行為而只看某個環(huán)節(jié)。因此，在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應(yīng)當認定該使用狀態(tài)屬于商標法意義上的“商標性使用”。 即使某一個商標既可能讓消費者正確識別商品的來源，也可能讓消費者錯誤識別商品的來源，甚至?xí)霈F(xiàn)一些消費者正確識別商品的來源，而另外一些消費者錯誤識別商品的來源這樣錯綜復(fù)雜的情形，也構(gòu)成前述“區(qū)別商品來源的可能性”。 因此，在經(jīng)濟全球化不斷加深、電子商務(wù)迅猛發(fā)展的當下，僅僅憑“定牌加工的商品不在國內(nèi)銷售”這一事實，并不足以證明不構(gòu)成商標性使用。 “亞環(huán)案”和“本田案”相比，有兩項要件事實層面的差異：1.“亞環(huán)案”中請求保護的商標知名度不高，且權(quán)利人有搶注之嫌；而“本田案”中請求保護的則是具有很高知名度的商標，不存在搶注問題；2.“亞環(huán)案”中，貼牌的商標與請求保護的商標完全相同，而“本田案”中，國內(nèi)加工企業(yè)只使用了類似的商標。因此，它們并非類似案件，法院對其是否構(gòu)成“商標性使用”也作出了不同的判斷。 “合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”的判斷 在確定定牌加工構(gòu)成商標性使用后，需要考察行為人是否盡到了注意義務(wù)，并且對權(quán)利人造成了實質(zhì)性損害。如果原告未能就上述兩項事實完成舉證，則不能認定行為人構(gòu)成商標侵權(quán)。 所謂“注意義務(wù)”，指的是國內(nèi)加工企業(yè)對委托人商標性質(zhì)的審查義務(wù)。如果國內(nèi)加工企業(yè)明知或應(yīng)知國內(nèi)商標具有一定影響力（尤其是馳名商標），而境外委托熱涉嫌惡意搶注商標卻仍然接受委托的，應(yīng)當認定國內(nèi)加工企業(yè)未經(jīng)注意義務(wù) ，存在侵權(quán)法意義上的過錯。 所謂“實質(zhì)性損害”，指的是應(yīng)當給予有一定影響力的商標予以特殊保護。若境外委托人有惡意搶注商標之嫌疑，應(yīng)當基于誠實信用原則否認其行為的正當性[4]。這實際上便是惡意損害我國商標權(quán)人的合法利益，對此，國內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)當具備更高的注意義務(wù)。 就“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”的判斷，可以從江蘇常佳金峰動力機械有限公司與上海柴油機股份有限公司侵犯商標權(quán)糾紛再審案[5]（以下簡稱“東風(fēng)案”）中得到思路。 “東風(fēng)案”基本案情 上柴公司是中國注冊商標“東風(fēng)”的權(quán)利人，1961年注冊，該商標具有較高知名度；印尼PIADI公司系印尼注冊商標“東風(fēng)”的商標持有人（兩商標圖案相同）；常佳公司受PIADI公司委托生產(chǎn)柴油機及組件，在產(chǎn)品上標注相應(yīng)商標標識。另查明，上柴公司與PTADI公司就在印尼注冊的東風(fēng)商標權(quán)屬在印尼法院有過多次訴訟，權(quán)利曾經(jīng)先后被核準，最終權(quán)利由印尼PIADI公司獲得。在上柴公司勝訴期間，常佳公司曾因侵害商標權(quán)與上柴公司簽訂過補償協(xié)議。  最高人民法院的裁判意見認為，本案中，常佳公司已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標權(quán)利狀態(tài)。在印度尼西亞相關(guān)司法機構(gòu)判決相關(guān)商標歸屬上柴公司期間，還就當時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了補償費用?？梢姡＜压緦τ谙嚓P(guān)商標權(quán)利狀況已經(jīng)適當履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務(wù)。因此，即使常佳公司的貼牌行為構(gòu)成商標性使用，也不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 持類似觀點的司法判決還包括年于遜剛訴浙江容大（Roadage）案[6]以及匹克（Peak）訴振宇、美國伊薩克莫里斯案[7]等。根據(jù)國內(nèi)加工企業(yè)是否履行必要的注意義務(wù)來認定侵權(quán)與否，是判斷是否構(gòu)成商標性使用之后的第二階層的要件。 境內(nèi)加工、域外銷售的過程中使用商標是否具有混淆可能性 考慮到商標專用權(quán)的保護目的，“可能導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆”是構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件 。 對于“相關(guān)公眾”的理解在不斷地變化中。在早期的判例中，“相關(guān)公眾”僅限于我國境內(nèi)，而涉外定牌加工產(chǎn)品全部銷往境外，自然可以排除混淆可能。但2020年版《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定，商標法所稱相關(guān)公眾，是指與商標所標識的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。隨著跨境電子商務(wù)的發(fā)展，即使定牌加工產(chǎn)品遠銷海外，也不能排除回流國內(nèi)的可能，亦不能排除境外的中國消費者對定牌加工產(chǎn)品產(chǎn)生混淆的可能。因此，該條款的制定者更傾向于不對“相關(guān)公眾”作地域限制。 就“混淆可能性”本身的判斷，可以參照《中華人民共和國反不正當競爭法》第六條：“經(jīng)營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系：（一）擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識；……（四）其它足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的混淆行為。”該條款以“列舉+兜底”的模式全面規(guī)制了妨礙市場競爭的混淆行為。因此，就“混淆可能性”的判斷，應(yīng)從實質(zhì)的角度出發(fā)，適用“一般人認知足以導(dǎo)致混淆”的標準，而不要求已經(jīng)發(fā)生實質(zhì)性損害。 在國內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展的要求和國際貿(mào)易保護主義抬頭的大背景下，涉外定牌加工行業(yè)所面臨的形勢越來越嚴峻，行業(yè)轉(zhuǎn)型不可避免。與之對應(yīng)的是，通過對近些年來典型判例的分析，我們不難歸納出以上“三步走”的裁判思路，這說明我國司法實踐對商標侵權(quán)的認定方式也在不斷地調(diào)整、發(fā)展，最終推動商標權(quán)利保護事業(yè)行穩(wěn)致遠。  參考資料： [1]《中華人民共和國商標法》第57條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的；……“ [2]最高人民法院（2014）最高法民提38號民事判決書. [3]最高人民法院（2019）最高法民再138號民事判決書. [4]冉子蘅.涉外定牌加工中商標侵權(quán)的認定[J].人民司法·應(yīng)用,2022(10):82. [5]最高人民法院（2016）最高法民再339號民事判決書. [6]浙江省高級人民法院（2016）浙民再121號民事判決書. [7]上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）滬73民終37號民事判決書. |
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