涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，是近10年來我國知識產(chǎn)權(quán)理論和實務界的討論熱點及難點。圍繞這一問題，實踐中產(chǎn)生了不少法律糾紛和訴訟。然而，各地法院的司法判決結(jié)果并不一致，立法和司法解釋沒有給出明確答案，這不僅給行政執(zhí)法領(lǐng)域的執(zhí)法者帶來困惑，也給承攬加工企業(yè)、境內(nèi)外商標注冊人帶來諸多困擾。
　　日前，最高人民法院對一起歷時5年的涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛案件作出終審判決，首次表態(tài)涉外定牌加工行為不構(gòu)成侵權(quán)，引發(fā)了業(yè)內(nèi)對此問題的新一輪熱議，本報曾于2015年12月15日和今年1月19日對此予以報道。而就在最高人民法院判決后不久，江蘇省高院審結(jié)了另一起涉外定牌加工案件，其結(jié)果卻認定構(gòu)成侵權(quán)。同是涉外定牌加工問題而判決結(jié)果不同，江蘇省高院絕不是“打臉”最高人民法院的觀點，只因具體問題還需具體分析。不論個案判決結(jié)果如何，可以肯定地是，我國法律定不會縱容不誠信行為大行其道，在衡量各方利益時，法律的天平必然不會向涉嫌搶注一方傾斜。

最高人民法院：強調(diào)商標的識別功能

案 情
　　萊斯公司是第3071808號PRETUL及橢圓圖形商標權(quán)人，該商標核定使用的商品為第6類，包括家具用金屬附件、五金鎖具等。
　　2010年，亞環(huán)公司受墨西哥儲伯公司委托，為其定牌加工掛鎖產(chǎn)品，并全部返銷回墨西哥。2010年12月31日、2011年1月6日，寧波海關(guān)分別查獲亞環(huán)公司自該海關(guān)出口至墨西哥的被控侵權(quán)掛鎖若干箱。該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說明書上均帶有PRETUL商標，而掛鎖包裝盒上均標有PRETUL及橢圓圖形商標。該產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說明書還用西班牙文特別標明：“進口商：儲伯公司”和“中國制造”以及儲伯公司的地址、電話、傳真等內(nèi)容，相關(guān)的包裝盒及產(chǎn)品說明書上并未標注亞環(huán)公司的名稱、地址、電話等信息。
　　儲伯公司系設立于墨西哥的一家公司。該公司在墨西哥等多個國家和地區(qū)在第6、8等類別上注冊了PRETUL或PRETUL及橢圓圖形商標，其中注冊號為770611、注冊類別為第6類的PRETUL商標于2002年11月27日在墨西哥注冊。該公司申明亞環(huán)公司生產(chǎn)的標有PRETUL商標的所有型號的掛鎖均是根據(jù)該公司的授權(quán)而生產(chǎn)，并全部出口至墨西哥。
　　2011年1月30日，萊斯公司以亞環(huán)公司未經(jīng)許可擅自生產(chǎn)、銷售帶有PRETUL商標掛鎖的行為侵害其注冊商標專用權(quán)為由，訴至法院。

法院觀點
　　案件的爭議問題是亞環(huán)公司之行為是否構(gòu)成侵犯萊斯公司PRETUL商標專用權(quán)，以及亞環(huán)公司之行為是否屬于《商標法》意義上的商標使用行為。
　　最高人民法院認為，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產(chǎn)品上貼附標志的行為亦不能被認定為《商標法》意義上的使用行為。
　　法院認為，《商標法》保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，要以商標發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。也就是說，是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標權(quán)的基礎。在商標并不能發(fā)揮識別作用，并非《商標法》意義上的商標使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，都不具實際意義。

判決的意義
　　最高人民法院的態(tài)度十分明確，也就是認為定牌加工中貼附的標志并不能起到商標的識別作用，不能被認定為《商標法》意義上的使用，即定牌加工行為并不侵犯商標權(quán)人的商標專用權(quán)。業(yè)內(nèi)人士認為，這是最高人民法院對涉外定牌加工商標侵權(quán)問題的首次正式表態(tài)，必將對同類案件的裁判產(chǎn)生重大、深遠影響。盡管我國不是判例法國家，但最高人民法院的判決具有一定的指導意義，下級法院或多或少地會遵照最高人民法院判決中的規(guī)則進行審判。
　　當然，即使是判例法國家的類比推理，前提也必須是兩個案件的事實具有一定程度的相似性。因此，最高人民法院的這一判決并不意味著可以運用到所有定牌加工案件的審判中，不應一味地認定定牌加工行為并不侵犯商標專用權(quán)。“PRETUL”案將并不代表最高人民法院對涉外定牌加工最終的全部意見，關(guān)于涉外定牌加工的法律問題，仍有很大的探討空間。

江蘇省高院：強調(diào)必要審查和注意義務

案 情
　　原告上海柴油機股份有限公司（簡稱上柴公司）在柴油機等商品上注冊了東風圖文組合商標，2000年被認定為馳名商標。
　　2013年10月1日，印尼PT ADI公司以DONG FENG（東風）商標持有人的身份委托江蘇常佳金峰動力機械有限公司（簡稱常佳公司）以該商標生產(chǎn)柴油機及柴油機組件，出口至印尼銷售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注冊成立的公司，1987年1月在印尼注冊東風DONG FENG商標，核定用于柴油發(fā)動機等商品上。
　　2013年10月8日，常佳公司向常州海關(guān)申報出口柴油機配件，運抵國印尼，該批貨物上的標識與上柴公司涉案商標相同。上柴公司主張常佳公司未經(jīng)其許可，在柴油機等同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構(gòu)成商標侵權(quán)，遂向法院提起訴訟。

法院觀點
　　常州中院一審認為，常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產(chǎn)制造涉案柴油機配件且全部出口印尼，其在我國境內(nèi)不進入市場流通領(lǐng)域的附加商標行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，不構(gòu)成《商標法》意義上的商標使用行為，故常佳公司的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。遂判決駁回上柴公司的訴訟請求。
　　上柴公司不服一審判決，上訴至江蘇省高院。二審法院采用了“必要審查注意義務”的裁判標準，即雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案東風商標為馳名商標且印尼商標持有人有搶注嫌疑，仍受托定牌生產(chǎn)，未盡到合理注意與避讓義務，實質(zhì)性損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標專用權(quán)?？紤]到常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費，且被控侵權(quán)產(chǎn)品全部出口至印尼未在我國市場上銷售，對上柴公司的國內(nèi)市場份額未產(chǎn)生影響等因素，二審法院最終判決常佳公司停止侵權(quán)、賠償損失。

與最高人民法院PRETUL案的不同
　　本案與最高人民法院PRETUL案的事實部分存在明顯差異，也正是這一區(qū)別導致了兩個案件的結(jié)果大相徑庭。上柴公司的涉案東風商標1962年注冊，東風牌柴油機自上世紀60年代起就出口印尼等多個國家和地區(qū)，印尼PT ADI公司1987年注冊與上柴公司商標相同的中文東風商標。上柴公司與印尼PT ADI公司曾就東風商標權(quán)屬在印尼法院進行過長期訴訟，最終印尼最高法院認定東風商標歸印尼PT ADI公司所有。此外，常佳公司曾就其擅自使用東風商標生產(chǎn)柴油機報關(guān)出口至印尼，涉嫌侵犯上柴公司東風商標權(quán)的行為與上柴公司達成過補償協(xié)議，常佳公司保證不再發(fā)生此類侵權(quán)行為。從以上事實可以看出，上柴公司東風商標早于印尼PT ADI公司注冊，印尼PT ADI公司涉嫌在海外搶注東風商標且在印尼與上柴公司有訴訟歷史，常佳公司明知上述事實并曾承諾不再繼續(xù)侵權(quán)。
　　為此，江蘇省高院在判決中強調(diào)了必要的審查和注意義務，即國內(nèi)受托企業(yè)須對委托方的商標注冊情況進行確認，若外方是使用權(quán)人，還須審查授權(quán)鏈條是否完整、有效。同時，查詢商標是否與國內(nèi)權(quán)利存在沖突，如有則需與國內(nèi)權(quán)利人溝通協(xié)商等。本案中印尼PT ADI公司搶注東風商標的惡意十分明顯，而印尼當?shù)胤ㄔ阂苍S出于保護本地企業(yè)的目的而最終判決東風商標歸于印尼企業(yè)。此種情況下，如果允許惡意搶注我國馳名商標的印尼企業(yè)以定牌加工之名委托我國企業(yè)為其加工生產(chǎn)大量產(chǎn)品運往印尼銷售，必將嚴重損害我國企業(yè)的合法利益。因此，我國受委托加工企業(yè)的審查和注意義務必然要相應地提高。
　　本案中，從常佳公司曾經(jīng)作出保證的這一事實可以推定其明知印尼PT ADI公司有惡意搶注國內(nèi)馳名商標的嫌疑，明知為印尼公司加工產(chǎn)品并出口印尼銷售會損害我國企業(yè)在海外的利益，仍然繼續(xù)進行定牌加工，應屬于沒有盡到合理的注意和避讓的義務。因此，江蘇省高院最終認定這種情況下的定牌加工行為已構(gòu)成商標侵權(quán)。
　　實際上，最高人民法院在PRETUL案的判決中也考慮了必要的審查義務。與“東風”案不同的是，“PRETUL”案中，國內(nèi)受托加工企業(yè)已經(jīng)審查了儲伯公司的商標權(quán)證和商標注冊文件等，盡到了合理審查義務。

我國司法實踐對涉外定牌加工的不同態(tài)度

認定涉外定牌加工行為侵權(quán)
　　早期司法判決傾向于認定貼牌加工行為為商標侵權(quán)行為。比較典型的案例有：美國耐克公司訴西班牙賽得體育公司、嘉興銀興制衣廠、浙江省畜產(chǎn)進出口公司案，廣州泓信訴廣州海關(guān)案，瑞寶公司訴永勝公司案等。
　　除此之外，部分法院在審判時會考慮當事人是否履行了必要的審查和注意義務，也即國內(nèi)受委托加工方需要盡到一定的注意義務，去審查國外委托方是否確實擁有注冊商標權(quán)或者取得合法授權(quán)許可。江蘇省高院在審理拉科斯特公司與宏鑫公司商標侵權(quán)糾紛一案時便考慮了這一因素。

認定涉外定牌加工行為不侵權(quán)

　　認為定牌加工行為不構(gòu)成侵權(quán)的理由主要是，定牌加工的商品沒有在國內(nèi)銷售，所貼商標并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，不可能導致相關(guān)公眾混淆，也不會損害國內(nèi)商標持有人的利益，因此不侵犯中國境內(nèi)商標權(quán)人的權(quán)利。這種觀點得到不少權(quán)威人士的認可，也越來越多地在司法判決中體現(xiàn)出來。

學理爭論

認為侵權(quán)
　　有觀點認為，涉外定牌加工中使用他人注冊商標的行為原則上屬于侵犯商標專用權(quán)的行為。涉外定牌加工的產(chǎn)品不在我國境內(nèi)銷售，雖然不會導致相關(guān)公眾混淆，但“混淆可能”并不是構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件。且在相同商品上使用相同商標的情況下，所謂的“推定混淆”是絕對推定，不能通過相關(guān)證據(jù)來推翻。涉外定牌加工產(chǎn)品雖然用于出口且不在本國銷售，但不屬于過境貨物，因此定牌加工仍屬于具有營利性質(zhì)的商業(yè)活動的范疇。

認為不侵權(quán)
　　定牌加工行為并不侵犯中國境內(nèi)商標權(quán)人的權(quán)利，因為加工貨物不在國內(nèi)銷售，不會在國內(nèi)發(fā)揮識別商品來源的功能，不可能導致相關(guān)公眾混淆。
　?。?）定牌加工行為不會造成市場的混淆，在這些案件中，所涉商品并不在中國銷售，也即定牌產(chǎn)品和國內(nèi)商標持有人的產(chǎn)品在不同的國家銷售，面對不同的消費者，不可能造成混淆或誤認。
　　（2）不會對國內(nèi)商標持有人造成損害。定牌商標只在制造加工過程中出現(xiàn)，并未進入消費流通領(lǐng)域。
　　（3）定牌加工并非《商標法》意義上的商標使用。商標的基本功能在于識別性，即區(qū)別不同商品和服務的來源，因此商標只有在商品的流通環(huán)節(jié)才能發(fā)揮其功能。定牌加工商品的目標市場是國外市場，在中國該商標并沒有真正使用，因而不構(gòu)成侵權(quán)。出口環(huán)節(jié)查獲的定牌加工商品，并未真正進入流通領(lǐng)域，尚未面對消費者，因此并非《商標法》意義上的使用行為，不構(gòu)成侵權(quán)。相關(guān)的司法判決可見上海柴油機股份有限公司訴江蘇洋馬柴油機有限公司侵犯商標專用權(quán)案。類似觀點在2012年最高人民法院（2012）行提字第2號判決中亦有體現(xiàn)。

我國對定牌加工行為的規(guī)定

北京市高法2006年《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》
　　2006年3月7日，北京市高級人民法院頒布的《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》廢止了京高法發(fā)（2004）48號解答。對于承攬加工帶有他人注冊商標的商品是否構(gòu)成商標侵權(quán)，2006版解答稱：承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權(quán)進行審查；未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的，承攬人與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)，應當與定作人共同承擔損害賠償?shù)蓉熑?；承攬人不知道是侵犯注冊商標專用?quán)的商品，并能夠提供定作人及其商標權(quán)利證明的，不承擔損害賠償責任。

《最高人民法院關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》
　　2009年，最高人民法院頒發(fā)了司法指導意見，要求完善有關(guān)加工貿(mào)易的司法政策，促進加工貿(mào)易健康發(fā)展。認真研究加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護問題，抓緊總結(jié)涉及加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)案件的審判經(jīng)驗，解決其中存在的突出問題，完善司法保護政策，促進加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。妥善處理當前外貿(mào)“貼牌加工”中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形應當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權(quán)責任的承擔。《意見》指出，對涉外定牌加工糾紛的裁判，不能都認定為商標侵權(quán)；應結(jié)合個案，視加工方是否盡到必要的審查和注意義務等具體情況，合理認定加工方的侵權(quán)責任。

最高人民法院辦公廳《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復函》
　　2010年7月1日，最高人民法院辦公廳在回復海關(guān)總署《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復函》中明確指出，（涉外定牌）產(chǎn)品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認，此種情形不屬于《商標法》規(guī)定的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。

我國臺灣地區(qū)的相關(guān)規(guī)定
　　我國臺灣地區(qū)上世紀七八十年代存在大量定牌加工貿(mào)易，臺灣地區(qū)稱之為“回銷行為”。直到現(xiàn)在，臺灣地區(qū)的定牌加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然領(lǐng)先亞洲，這在很大程度上歸功于臺灣地區(qū)的政策支持和各部門的通力配合。臺灣地區(qū)相關(guān)部門對定牌加工行為的態(tài)度都是一致且明確的，即認為定牌加工中對標識的使用不會對臺灣地區(qū)的商標專用權(quán)造成侵犯。
　　為進一步研究“回銷行為”是否侵犯臺灣地區(qū)的注冊商標專用權(quán)，臺灣地區(qū)相關(guān)部門分別于1983年和1993年兩次專門召開研討會進行論證，兩次研討的結(jié)果都認為不侵權(quán)，認定這是一種貿(mào)易形態(tài)，不應受到相關(guān)規(guī)定的約束，“自無庸負侵害商標之責任?！眹H定牌加工是將加工成品銷往委托商擁有商標專用權(quán)的國家，并不對內(nèi)銷售，也沒有流入臺灣地區(qū)市場的可能。為了有利于本地區(qū)企業(yè)接單，“回銷行為”不應該視為相關(guān)商標規(guī)定中的使用行為。

□華東政法大學 蘇 粲

來源：中國工商報