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九章研究所 中國法律知識總庫 編者按：作為 Classic Law 的法律專業(yè)研發(fā)團隊，九章研究所進行覆蓋所有司法實務領域的體系化、系統(tǒng)化的實證分析，尋找歸納裁判邏輯和規(guī)則適用的規(guī)律。審判研究與九章研究所聯(lián)合推出九章法律參考專欄，期待為法律規(guī)則的適用提供實務參考和研究范本。
涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán) 樣本搜集 數(shù)據(jù)來源：中國法律知識總庫 www.classiclaw.com 文書范圍：最高人民法院及下級人民法院審理并公開的涉及涉外定牌加工商標侵權(quán)的民事案件，共48件。 數(shù)據(jù)采集：截至2015年6月8日 實證分析 一、“涉外定牌加工”是否構(gòu)成商標侵權(quán)的實證結(jié)果 （一）侵權(quán)認定總表 上圖可以看出，涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛案件集中發(fā)生在浙江、上海，而這兩個區(qū)域的法院對于是否構(gòu)成商標侵權(quán)形成了截然相反的觀點。綜合其他地域，大多數(shù)法院認定涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)。 （二）商品領域分布 （三）當事人涉外、涉港情況分析 二、“涉外定牌加工”是否構(gòu)成商標侵權(quán)的構(gòu)成要件 《商標法》（2013年修正）第五十七條規(guī)定： 有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；…… 上述規(guī)定區(qū)分了兩種類型的商標侵權(quán)的構(gòu)成要件： 對于相同商品、相同商標而言，要件有四：未經(jīng)許可、商標使用、相同商品、相同商標；對于類似商品或者近似商標而言，要件有五：未經(jīng)許可、商標使用、相同商品、近似商標、混淆，或者未經(jīng)許可、商標使用、類似商品、相同商標、混淆，或者未經(jīng)許可、商標使用、類似商品、近似商標、混淆。在后一種情形下，多了“混淆”的要件。 回觀一下2001年修正的《商標法》第五十二條的第（一）項規(guī)定，略有區(qū)別：未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的。 從法條來看并未提出混淆要件，但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條、第十條的規(guī)定，“商標法第五十二條第（一）項規(guī)定的商標近似，是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系”，“商標法第五十二條第（一）項規(guī)定的類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。類似服務，是指在服務的目的、內(nèi)容、方式、對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務。商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆”。 從上述條文內(nèi)容可知，其實也還是要考察“混淆”要件的，只不過將該要件融在商標近似/商品類似的判斷里了。本文且以現(xiàn)行商標法考察商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。 對于涉外定牌加工行為而言，是否構(gòu)成商標侵權(quán)的判斷，在商品的種類是否相同或相似、商標是否相同或相似這兩個要件上并沒有獨特之處。從法律規(guī)定來看，需要特別分析的兩個要件是：是否構(gòu)成“商標使用”和是否“容易導致混淆”。 從司法實踐來看，根據(jù)對相關(guān)裁判文書的梳理分析，在涉外定牌加工案件中，除商標相同/近似、商品相同/類似外，法官通常分析以下幾個要件：（1）是否為涉外定牌加工；（2）涉外定牌加工是否是一種“商標使用行為”；（3）涉外定牌加工行為是否會造成相關(guān)人員的混淆；（4）受托人對于境外商標的有效性等是否履行了必要的審核義務；（5）其他影響侵權(quán)判斷的因素。 （一）是否為“涉外定牌加工” 對于涉外定牌加工（涉外貼牌加工）的概念，法院的觀點基本一致，需要符合以下幾個要件：［1］ 1、境內(nèi)企業(yè)接受境外商標權(quán)人或商標使用權(quán)人的委托，按照其要求加工產(chǎn)品； 2、在加工的產(chǎn)品上貼附境外委托人提供的商標； 3、將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人，受托人加工生產(chǎn)的產(chǎn)品不在境內(nèi)銷售。 （二）涉外定牌加工是否是一種“商標使用行為” “涉外定牌加工”是否構(gòu)成商標侵權(quán)最大的分歧點就在這個判斷要件，而且彼此的觀點都很明確且對立。 肯定觀點［2］認為，根據(jù)《商標法實施條例》（2002年）第三條的規(guī)定，“商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”。［3］商業(yè)活動包括商品的生產(chǎn)行為和商品的銷售行為，貼牌加工作為商品的生產(chǎn)行為也應當嚴格禁止在同一種商品或類似商品上使用與他人注冊商品相同或相近的商標。 肯定觀點［4］另認為，關(guān)于貼牌加工行為不屬于商標使用行為的主張，實質(zhì)上將貼牌加工行為從整個商品生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)孤立出來，忽略了貼牌加工的產(chǎn)品其本質(zhì)屬性就是用于銷售的商品?！渡虡朔ā分杏嘘P(guān)注冊商標的使用并未對貼牌加工作出例外規(guī)定，因此，貼牌行為屬于商標使用行為。 否定觀點［5］同樣引用了前述《商標法實施條例（2002年）》第三條的規(guī)定，認為，商標是一種用于商品上或者服務中的特定標識，消費者通過這種標識，識別或者確認該商品、服務的生產(chǎn)經(jīng)營者和服務提供者。識別商品來源的功能是商標的基本功能、首要功能。只有當商品進入流通領域后，消費者才能憑借商標來區(qū)分不同商品的提供者。因此，對“使用商標”行為的判定應以能否起到識別功能為依據(jù)，即如果能夠起到指示來源的作用，則構(gòu)成商標性使用；反之則不屬于商標性使用。 就涉外定牌加工而言，境內(nèi)加工方在商品上貼附商標的行為形式上雖由加工方實施，但實質(zhì)上商標真正的使用者為境外委托方，商品進入流通領域后，消費者通過被訴侵權(quán)商標不可能獲悉商品的生產(chǎn)銷售者是被告，被告獲得的僅是向委托方提供加工服務的相關(guān)報酬。其次，被控侵權(quán)產(chǎn)品處于加工出口環(huán)節(jié)，并未真正進入流通領域，即尚未面對商品的消費者，且均將銷往境外，故被訴侵權(quán)商標只在我國境外發(fā)揮商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別功能。因此并非商標法意義上的商標使用行為。［6］ （三）涉外定牌加工行為是否會造成相關(guān)消費者的混淆 這同樣是認定是否侵權(quán)一個突出的分歧點。 肯定觀點認為［7］：《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款［8］并未對“相關(guān)公眾”作地域限制，《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》第三條第一款明確規(guī)定“國家禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)的貨物進出口”。 肯定觀點同時認為，相關(guān)公眾既包括產(chǎn)品的消費者，也應包括產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者，因此即便貼牌加工的產(chǎn)品不在中國市場銷售，也同樣會引起產(chǎn)品生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)業(yè)者的混淆，從而損害商標的識別功能。 否認觀點［9］認為：涉外定牌加工的受托方企業(yè)雖然在其生產(chǎn)的產(chǎn)品上標有與我國注冊商標專用權(quán)人相同或近似的商標，但該商品全部出口至委托方所在國，并未進入我國流通領域，國內(nèi)市場的相關(guān)公眾無法接觸到該商品，也就不存在發(fā)生混淆和誤認的可能性，故不會破壞我國注冊商標的識別功能，從而損害我國注冊商標權(quán)人的利益。 其次，由于商標權(quán)的地域性特點，國內(nèi)注冊商標權(quán)人與國外商標權(quán)人均是按照各自國家對于取得商標專用權(quán)的法律規(guī)定通過注冊或者其他方式獲得商標權(quán)，而且這兩個權(quán)利的法律狀態(tài)都是合法有效的，權(quán)利的范圍受各自所屬國家的法域的限制，在該國地域范圍之內(nèi)享有相應的商標專用權(quán)，并且獨立存在。在這種情況下，如果一方對另一方所享有的商標權(quán)有異議，應當按照商標所屬國的商標法相關(guān)規(guī)定的行政或者司法救濟程序要求救濟。而國內(nèi)注冊商標權(quán)人通過國內(nèi)侵權(quán)訴訟直接干預了國外委托人在國內(nèi)的委托生產(chǎn)及在其外國本國銷售等其他經(jīng)營行為，實際上是國內(nèi)注冊商標權(quán)效力范圍的擴展，并不符合商標地域性的原則。 至于在委托人所在國是否會發(fā)生消費者的混淆和誤認，則受商標權(quán)的地域性特點決定，非我國商標法所能規(guī)制。 （四）受托人是否履行了必要的審核義務 部分案件討論了受托人必要的審核義務，案情中多認為受托人已履行必要的審核義務，結(jié)合其他要件認定不侵權(quán)。在因?qū)徍肆x務導致侵權(quán)認定的案件中，以下兩例為典型： 在波羅勞倫有限公司與瑪偉貿(mào)易（上海）有限公司侵害商標權(quán)糾紛案）案號為（2013）徐民三（知）初字第215號）中，法官提到加工方應履行必要的審查注意義務，包括審查委托方有無合法商標權(quán)利、是否嚴格規(guī)范使用注冊商標等。該案中，受托人貼附的商標與委托人在國外的注冊商標不完全相同，法院認定受托人存在明顯的過錯，因此認定侵權(quán)。 在中山市寶璣電器有限公司與被告金華睞爾康電器有限公司侵害商標權(quán)糾紛案（（2014）浙金知民初字第47號）中，法官查明貼牌加工產(chǎn)品并不屬于委托人國內(nèi)被核準注冊的商標的類別，認為受托人并沒有在確信案外人享有相應的商標權(quán)利之后才進行加工生產(chǎn)的，其未盡到善良、謹慎的審查注意義務，具有明顯的主觀過錯。結(jié)合其他行為，認定構(gòu)成商標侵權(quán)。 （五）其他影響侵權(quán)認定的因素 1、誠信原則。如上訴人年年紅國際食品有限公司與被上訴人德國舒樂達公司、廈門國貿(mào)實業(yè)有限公司侵害商標專用權(quán)糾紛一案，案號為（2012）閩民終字第378號。 法官提到：誠實信用是商業(yè)活動應遵循的基本原則，任何違反誠信的行為均不應受到法律保護。本案原告法定代表人蘇宇石明知被告舒樂達公司的商標在國內(nèi)加工市場和國際銷售市場有一定的知名度，作為曾經(jīng)的貼牌加工商利用被告未在中國注冊的可乘之機，借其父開辦的企業(yè)對該商標稍加改動在中國注冊，顯然屬于商標注冊領域不誠信的搶注行為，依法本不應受到保護。即便該商標未被撤銷，對其專用權(quán)的保護也應有別于普通商標，應當給予適當?shù)南拗?，尤其不得對抗在先使用的?quán)利人。 2、原、被告關(guān)聯(lián)關(guān)系。如上海申達音響電子有限公司與被告玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標專用權(quán)糾紛一案，（2008）滬一中民五（知）初字第317號。原、被告是案外人投資設立的外商獨資企業(yè)，原告注冊的商標亦與案外人相關(guān)，案外人委托被告國內(nèi)定牌加工。 該案判決認為：關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部由于投資關(guān)系的變化，造成了企業(yè)間在不同國家法域內(nèi)各自獨立享有原關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部的商標專用權(quán)。涉外定牌加工行為中商品由于全部出口僅涉及的是美國市場及相關(guān)消費者，在中國市場內(nèi)由于沒有銷售所以相關(guān)消費者不會對該產(chǎn)品發(fā)生混淆和誤認的可能。因此，被告的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。 三、侵權(quán)案件的賠償 （一）合理費用 在認定侵權(quán)的 19個案件中，除了 3件當事人沒有主張合理費用外，其余的16個案件法院都支持了全部或部分合理費用。 （二）商標侵權(quán)賠償（不包含合理費用） 在認定侵權(quán)的 19個案件中，有 3件當事人沒有主張侵權(quán)賠償，有1件當事人主張但法院未予支持，其余的 15個案件法院都支持了全部或部分賠償。 四、行政授權(quán)中對于“涉外定牌加工”是否屬于“使用”行為的定性 本篇司法實證分析主要是立足于商標侵權(quán)的民事糾紛，但研究人員在進行數(shù)據(jù)采集和法律分析時注意到，在行政授權(quán)程序中，“涉外定牌加工”是否屬于“使用”行為也將直接影響到授權(quán)結(jié)果。 從法律規(guī)定來看，《商標法》（2013年修正）中最主要的相關(guān)條文為： 第三十二條 申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。 第四十九條 ……注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標…… 第三十二條直接影響商標注冊，而第四十九條則影響商標的撤銷。從現(xiàn)有案例來看，行政機關(guān)和法院顯然也有不同觀點： 在宏比福比有限公司訴國家工商行政總局商標評審委員會、第三人溫克勒國際有限公司商標撤銷復審行政糾紛一案中，溫克勒公司以三年內(nèi)未使用為由，向國家工商行政管理總局商標局提出撤銷宏比福比公司擁有的第731233號“SCALEXTRIC”注冊商標申請，宏比福比公司抗辯其通過來料加工方式［10］使用商標。商標局、商標評審委員、北京市第一中級人民法院都未接受“使用”的觀點。宏比福比公司不服，上訴至北京市高級人民法院。北京高院認定，雖然來料加工的成品并未實際進入中國大陸市場流通領域，但是如果不認定來料加工為商標使用行為，相關(guān)商標專用權(quán)因未使用而構(gòu)成被撤銷的理由，恐不盡公平，且有悖于拓展對外貿(mào)易的政策。據(jù)此認定宏比福比公司的商標使用行為。 而在巢漢良與商標評審委員會、美國LF有限責任公司商標爭議行政案中，法官認為，［11］不宜認為在用于出口的貼牌加工產(chǎn)品上使用商標屬于商標法意義上的使用。未注冊商標只有通過使用具有一定影響時，才能發(fā)揮區(qū)分商品或服務來源的作用并可能獲得法律保護，商標在先使用并具有一定影響是適用2013年修訂的《商標法》第三十二條相關(guān)規(guī)定的前提。 五、司法判斷建議 涉外定牌加工是一種重要的生產(chǎn)貿(mào)易模式，但數(shù)據(jù)顯示司法實踐存在兩種對立的做法，且在侵權(quán)要件的判斷上也比較模糊，亟需相關(guān)部門對相關(guān)問題作出進一步的明確： （一）商標侵權(quán)糾紛中，如何認定“商標的使用”和“混淆”。 在分析上述問題時，不能局限于“定牌加工”這種模式，需兼及對單純的出口銷售行為及來料加工等模式的考慮，這些模式在行為特征上有相似性。 （二）“涉外定牌加工”在商標侵權(quán)的認定上是否有獨特的構(gòu)成要件。 如實證分析部分所述，在判斷是否侵權(quán)時，司法實踐還考量了其他要件，如加工方是否盡到合理的審查義務、是否存在過錯，即審查委托手續(xù)是否完善、境外商標權(quán)利是否屬實、委托使用的商標與境外注冊商標是否一致等。但從商標法規(guī)定來看，除了是否獲得許可、商品是否相同或類似、商標是否相同或近似外，衡量是否侵權(quán)只需考慮是否構(gòu)成商標的使用，以及是否會發(fā)生混淆（相同商品和相同商標無需此要件）。加工方的審查義務很難說與使用及混淆相關(guān)，那么在侵權(quán)構(gòu)成上，考慮加工方的審查義務的法理何在？ （三）“商標的使用”在民事侵權(quán)判定和行政授權(quán)中的認定標準是否一致。 從實證分析來看，在行政授權(quán)領域，“商標的使用”同樣是個爭議問題，行政授權(quán)和民事侵權(quán)側(cè)重點不同，是否會影響對“商標的使用”的判斷？這也需要通盤考慮。 注： ［1］如原告某某經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司與被告江蘇某國際集團某貿(mào)易實業(yè)有限公司侵害商標權(quán)糾紛案，（2011）浦民三（知）初字第635號。 ［2］如上訴人年年紅國際食品有限公司與被上訴人德國舒樂達公司I.SchroederKG（GmbH&co.）等侵害商標專用權(quán)糾紛案，（2012）閩民終字第378號。 ［3］該內(nèi)容目前已經(jīng)體現(xiàn)在2013年修訂后的《商標法》第四十八條： 本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。且增加了最后一句話“用于識別商品來源的行為”。 ［4］如斯皮度控股公司與溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)展升眼鏡有限公司、多種運動工商有限公司等侵害商標權(quán)糾紛案，（2012）浙溫知初字第109號。 ［5］如上海柴油機股份有限公司與江蘇洋馬柴油機有限公司侵害商標權(quán)糾紛案，一審案號（2014）浦民三（知）初字第92號，二審案號（2014）滬一中民五（知）終字第138號。 ［6］上海柴油機股份有限公司與江蘇洋馬柴油機有限公司侵害商標權(quán)糾紛一審民事判決書，（2014）浦民三（知）初字第92號。 ［7］如HUGOBOSSTRADEMARKMANAGEMENTGMBH&CO.KG與浙江美之源化妝品有限公司侵害商標權(quán)糾紛一案，（2014）甬侖知初字第39號。 ［8］第九條第（二）款：商標法第五十二條第（一）項（指2001年的《商標法》）規(guī)定的商標近似，是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。 ［9］如上訴人福州亞瑪機電有限公司與被上訴人福州市金萊恩電機有限公司、福州領富進出口有限公司侵害商標權(quán)糾紛案，案號（2014）榕民終字第1322號。 ［10］該判決書中表述：來料加工是中國企業(yè)利用外國企業(yè)提供的原材料、零部件等，按照外國企業(yè)的要求進行加工，成品交由外國企業(yè)銷售的一種貿(mào)易形式。根據(jù)這個定義，來料加工與定牌加工并不完全相同，但是在商標使用行為的定性上相似。 ［11］http://www./a/201410/1jrgzup536f9k.shtml 關(guān)聯(lián)閱讀：九章法律參考往期要目，輸入日期可以提取閱讀 20150106 違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定 20150120 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