從本案分析域名搶注案件的處理原則

幾年前，域名搶注問題就已引起國內(nèi)法律界、產(chǎn)業(yè)界的廣泛重視，也在理論上對此進(jìn)行了一些的探討，然而由于沒有相關(guān)的案例，探討一直在學(xué)術(shù)層次上進(jìn)行。最近，北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭對一起與域名有關(guān)的侵犯商標(biāo)權(quán)、反不正當(dāng)競爭案件作出一審判決，案件審理中涉及的一些問題值得研究和思考。

本案原告為石家莊福蘭德事業(yè)發(fā)展公司，被告為北京彌天嘉業(yè)技貿(mào)有限公司。原告于1995年申請注冊了"PDA"商標(biāo)，1997年3月取得注冊商標(biāo)證書，該商標(biāo)核定使用商品為第9類（電子計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備、中英文電腦記事本等），注冊有效期為1997年3月至2007年3月。被告于1998年10月12日注冊了"pda"域名，并獲得中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）頒發(fā)的"pda.com.cn"的域名注冊證。被告現(xiàn)網(wǎng)址為www.pda.com.cn，主要為介紹銷售"掌上電腦"的網(wǎng)站。該網(wǎng)站網(wǎng)頁上使用了"PDA"標(biāo)志，該網(wǎng)站介紹及銷售的產(chǎn)品均為其他廠家的掌上電腦產(chǎn)品。原告于1999年4月向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

原告訴稱，自己于1997年3月申請注冊了"PDA"商標(biāo)，該商標(biāo)自己已使用兩年，為公眾所熟悉，已與原告的形象和產(chǎn)品緊密相連，原告準(zhǔn)備申請與商標(biāo)相同的名稱"pda"為域名。但被告惡意搶先注冊該域名，該域名和其公司或產(chǎn)品無任何直接關(guān)系。原告認(rèn)為，注冊商標(biāo)受法律保護(hù)，任何單位及個(gè)人不得擅自使用和銷售該商標(biāo)產(chǎn)品。被告未經(jīng)原告許可，使用原告注冊商標(biāo)為其產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳，已經(jīng)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。請求判令被告停止使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)"pda.com.cn"域名，停止對原告注冊商標(biāo)的侵權(quán)行為，并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失500元，承擔(dān)本案訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)。原告起訴時(shí)的訴訟理由為侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛，在訴訟中又增加了不正當(dāng)競爭。

被告辯稱：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名是自己依法從CNNIC合法注冊的，并擁有CNNIC頒發(fā)的域名注冊證。"PDA"系原告注冊商標(biāo)前已存在的通用名稱，原告對其不應(yīng)享有專用權(quán)。原告無端指控自己侵犯其注冊商標(biāo)，沒有任何事實(shí)和法律依據(jù)，請求駁回原告起訴。

案件審理過程中，被告舉出包括1997年出版的《標(biāo)準(zhǔn)英漢－漢英計(jì)算機(jī)詳解辭典》、《英漢微機(jī)小百科辭典》等證據(jù)，根據(jù)這些辭典的解釋，"PDA"為Personal Digital Assistant（個(gè)人數(shù)據(jù)助理）的縮寫，指一種輕便的掌中型計(jì)算機(jī)。原告沒有對自己使用PDA商標(biāo)的使用情況舉證，亦沒有該商標(biāo)的影響力及知名度提供充分證據(jù)。被告現(xiàn)網(wǎng)址為"www.pda.com.cn"，主要為介紹銷售"掌上電腦"的網(wǎng)站。該網(wǎng)站網(wǎng)頁上使用了"PDA"標(biāo)志，該網(wǎng)站介紹及銷售的產(chǎn)品均為其他廠家的掌上電腦產(chǎn)品。

訴訟中，原告舉出《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法》作為自己訴訟主張的根據(jù)。該《辦法》為1997年5月30日，國務(wù)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組所頒布。該《辦法》第23條規(guī)定："……當(dāng)某個(gè)三級域名與在我國境內(nèi)注冊的商標(biāo)或者企業(yè)名稱相同，并且注冊域名不為注冊商標(biāo)或者企業(yè)名稱持有方擁有時(shí)，……若注冊商標(biāo)或者企業(yè)名稱提出異議，在確認(rèn)其擁有注冊商標(biāo)權(quán)或企業(yè)名稱權(quán)之日起，各級域名管理單位為域名持有方保留30日域名服務(wù)，30日后域名服務(wù)自動終止。"

北京市第一中級人民法院于1999年6月30日公開開庭審理了此案，經(jīng)過約一個(gè)半小時(shí)的庭審，法院當(dāng)庭作出判決，判決認(rèn)為：被告將"pda"標(biāo)志注冊域名的行為，不屬于商標(biāo)法規(guī)定的在相同或類似產(chǎn)品上使用商標(biāo)的侵權(quán)行為，故被告的行為不構(gòu)成侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)；原告沒有提供證據(jù)證明自己的"PDA"商標(biāo)是有一定影響力和知名度的商標(biāo)，沒有使公眾產(chǎn)生混淆，故被告的行為不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。據(jù)此，判決駁回原告的訴訟請求。判決后，雙方當(dāng)事人均未上訴，該判決已生效。

由于本案的審理在國內(nèi)尚無先例，法院在審理前就域名搶注問題進(jìn)行了廣泛的調(diào)研，并邀請有關(guān)專家進(jìn)行了研討。從審理過程來看，案件主要涉及以下幾個(gè)問題。

首先，被告將原告商標(biāo)注冊域名的行為，是否構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。

被告的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)依照商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判斷。原告的商標(biāo)為產(chǎn)品商標(biāo)，根據(jù)商標(biāo)法第38條的規(guī)定，在相同或類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似商標(biāo)的，屬于侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，因此，在相同或類似商品上使用注冊商標(biāo)，為商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件。將商標(biāo)注冊域名，明顯不屬于在相同或類似商品上使用商標(biāo)，可以說被告注冊域名的行為并不在商標(biāo)法所規(guī)定的侵權(quán)范圍內(nèi)。應(yīng)該說，無論是商標(biāo)法第38條，還是商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第41條，對商標(biāo)侵權(quán)行為的規(guī)定均是列舉式的，并非開放式的，這就排除了可以從法律明確規(guī)定的侵權(quán)行為之外認(rèn)定侵權(quán)的可能。另外，從一般商標(biāo)侵權(quán)理論分析，對于產(chǎn)品商標(biāo)，他的保護(hù)的范圍原則上是禁止他人在產(chǎn)品上使用商標(biāo)，其目的在于避免消費(fèi)者對相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生混淆，因此，只有針對產(chǎn)品的行為，才有可能侵犯產(chǎn)品商標(biāo)專用權(quán)。當(dāng)然，也有一些并非直接在產(chǎn)品上使用商標(biāo)的行為也可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，比如在宣傳自己產(chǎn)品的廣告上使用他人商標(biāo)，一般也會被判定侵犯商標(biāo)專用權(quán)，但是，這些行為之所以被認(rèn)定侵犯商標(biāo)權(quán)，主要原因仍在于它使公眾對產(chǎn)品產(chǎn)生了混淆，混淆的對象仍然是產(chǎn)品。而注冊域名的行為并非直接針對于產(chǎn)品，將他人商標(biāo)注冊為域名，并不會使公眾對雙方的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆，因此，該行為從理論上也不應(yīng)被判定為侵犯商標(biāo)權(quán)。

本案被告在使用"pda"作為域名的網(wǎng)站中，主要內(nèi)容為介紹和銷售掌上電腦，應(yīng)該說網(wǎng)站所銷售的產(chǎn)品與原告的"PDA"商標(biāo)在商標(biāo)分類上屬于同一類別。有的觀點(diǎn)認(rèn)為在這種情況下，域名的使用會使人產(chǎn)生誤解，以為該網(wǎng)站銷售的產(chǎn)品與商標(biāo)權(quán)人存在著某種聯(lián)系，因此構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。筆者認(rèn)為，這種行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，仍應(yīng)分析該行為是否對產(chǎn)品的誤認(rèn)產(chǎn)生實(shí)際的影響。一般情況下，如果公眾見到與商標(biāo)文字相同的域名而訪問該網(wǎng)站，但在進(jìn)入網(wǎng)站后，見到網(wǎng)頁上所介紹銷售的產(chǎn)品并非商標(biāo)權(quán)人的產(chǎn)品，則不會對產(chǎn)品產(chǎn)生誤認(rèn)。這時(shí)域名搶注者通過使用行為所得到的利益，只限于引誘公眾訪問了一次他的網(wǎng)站，對網(wǎng)站上產(chǎn)品的銷售并未產(chǎn)生直接影響。如果筆者前面有關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)僅針對于產(chǎn)品的觀點(diǎn)成立，這種行為即使是不當(dāng)?shù)?，也不屬于商?biāo)侵權(quán)范疇，而應(yīng)由其他法律調(diào)整。當(dāng)然，如果使用該域名的網(wǎng)站內(nèi)銷售的產(chǎn)品也使用了權(quán)利人的商標(biāo)，自然屬于商標(biāo)侵權(quán)，但侵權(quán)原因在于其銷售產(chǎn)品時(shí)使用了他人商標(biāo)（類似于在廣告上使用他人商標(biāo)），而不在于其域名使用了他人商標(biāo)。

因此，原告指控被告注冊域名的行為侵犯了自己的商標(biāo)專用權(quán)不符合商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，不能成立。

第二，搶注域名應(yīng)適用何種法律調(diào)整。

對于這個(gè)問題，首先應(yīng)分析將他人商標(biāo)搶注域名，究竟給權(quán)利人造成了什么損害，會在什么情況下造成損害。無論是商標(biāo)還是域名，它們在市場中所發(fā)揮的作用均體現(xiàn)在識別上，因此搶注域名可能給權(quán)利人造成的損害應(yīng)體現(xiàn)在誤認(rèn)方面。正如前面所說，由于域名在識別產(chǎn)品上的作用極小，將他人商標(biāo)注冊為域名不太可能造成雙方產(chǎn)品上的誤認(rèn)，故這種行為不應(yīng)屬于商標(biāo)法的調(diào)整范圍。從現(xiàn)實(shí)分析，搶注域名在下面情況下會給商標(biāo)權(quán)人造成的損害：如果商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)在公眾或特定消費(fèi)者中享有一定的知名度，如果該商標(biāo)被他人搶注域名，公眾看到該域名時(shí)，會認(rèn)為使用該域名的網(wǎng)站與商標(biāo)權(quán)人存在著某種聯(lián)系而訪問該網(wǎng)站，客觀上利用了原告商標(biāo)的聲譽(yù)，在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域無償享用或占有了原告為自己的商標(biāo)的市場知名度和影響力所付出的努力。這種行為從根本上說是違背了誠實(shí)信用原則，給公平有序的競爭秩序造成損害，根據(jù)目前法律體系，這種行為應(yīng)屬于反不正當(dāng)競爭法所調(diào)整的范圍。我國反不正當(dāng)競爭法第二條有關(guān)公平、誠實(shí)信用等原則的規(guī)定，應(yīng)該說為解決此類糾紛提供了法律依據(jù)。

反不正當(dāng)競爭法在侵權(quán)認(rèn)定上與商標(biāo)法有所不同。對于商標(biāo)侵權(quán)，被控方在相同或類似產(chǎn)品上所使用的標(biāo)志只要與權(quán)利人的商標(biāo)相同，就可認(rèn)定侵權(quán)。不正當(dāng)競爭侵權(quán)在認(rèn)定上則要復(fù)雜一些，一般來說，反不正當(dāng)競爭法所保護(hù)的并不是某項(xiàng)特定的權(quán)利（如商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等），它所保護(hù)的是公平有序的市場競爭秩序，只有在權(quán)利人確實(shí)因行為人的不當(dāng)行為使自己的在市場競爭中處于不利位置、實(shí)際利益受到損害的情況下，侵權(quán)才能構(gòu)成。具體到此類案件來說，僅是域名與商標(biāo)標(biāo)志相同并不一定必然構(gòu)成侵權(quán)，權(quán)利人還需證明自己為商標(biāo)的知名度和影響力所作付出被對方無償占有了－－即對方確實(shí)通過注冊域名無償享受了商標(biāo)的知名度及影響力所帶來的利益，在這種情況下侵權(quán)才能成立。因此，被搶注域名的商標(biāo)屬于有一定知名度和影響力的商標(biāo)，是此類糾紛中不正當(dāng)競爭行為構(gòu)成的條件。值得一提的是，被搶注域名的商標(biāo)只要具有一定的知名度和影響力就足以為搶注者帶來利益，并不一定是有關(guān)機(jī)關(guān)確定的馳名商標(biāo)。

本案原告沒能證明自己的"PDA"商標(biāo)在注冊后曾經(jīng)投入過實(shí)際使用，也沒有對該商標(biāo)的知名度及在公眾中的影響力提供有效證據(jù)。原告在訴訟中曾主張"PDA"商標(biāo)是自己另外注冊的"小秘書"商標(biāo)的英譯personal data assistant 縮寫，并舉證證明"小秘書"商標(biāo)被廣泛使用并有較大的知名度。然而"小秘書"商標(biāo)與"PDA"商標(biāo)畢竟差別太大，在感覺上幾乎沒有相同之處，對于熟悉"小秘書"商標(biāo)的公眾來說，二者間在認(rèn)識上不會產(chǎn)生必然的聯(lián)系，"小秘書"商標(biāo)的知名度和影響力并不會使"PDA"商標(biāo)具有同樣的知名度和影響力。因此，"PDA"商標(biāo)不屬于有一定影響力和知名度的商標(biāo)。同時(shí)，在電腦行業(yè)中，"PDA"為輕巧的掌上型計(jì)算機(jī)的代稱，該標(biāo)志不特指原告單位及產(chǎn)品。在這種情況下，就排除了公眾見到被告的域名，會誤認(rèn)為使用該域名的網(wǎng)站與原告存在特定關(guān)系的可能。因此被告注冊該域名的行為，沒有使公眾產(chǎn)生混淆，不存在以此利用原告商標(biāo)聲譽(yù)牟取利益的情況，故原告主張被告的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭亦不能成立。

在現(xiàn)實(shí)中還大量存在著另外一種情況，有的域名搶注者在將一些馳名商標(biāo)注冊域名后，并不進(jìn)行實(shí)際使用，這種行為是否構(gòu)成侵權(quán)值得探討。筆者認(rèn)為，搶注者的這種行為仍然構(gòu)成不正當(dāng)競爭。馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人對自己的商標(biāo)作了較大的付出，應(yīng)享受因此而帶來的所有利益，包括在網(wǎng)絡(luò)上使用該域名的權(quán)利。如果該商標(biāo)被他人搶注，即使搶注者不使用，但也使權(quán)利人自己將該商標(biāo)注冊為域名、通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益的權(quán)利受到了妨礙，仍屬于對權(quán)利人的權(quán)益的侵害。在這種情況下，雖然搶注者尚沒有通過使用域名得到實(shí)際的利益，但已經(jīng)掌握了牟取利益的權(quán)力和機(jī)會，所以仍應(yīng)認(rèn)定為據(jù)此獲得了不當(dāng)利益。正如行為人只要通過不正當(dāng)手段獲取商業(yè)秘密即構(gòu)成侵權(quán)，而無需必須將該商業(yè)秘密投入實(shí)際使用。當(dāng)然，這種侵權(quán)行為與搶注者將域名投入實(shí)際使用的侵權(quán)行為有所區(qū)別，與誤認(rèn)關(guān)系不大，對權(quán)利人造成的損害主要體現(xiàn)在權(quán)利的行使上。因此，在侵權(quán)認(rèn)定上，這種行為應(yīng)與搶注者將域名投入實(shí)際使用的行為有所不同，應(yīng)以該行為確實(shí)給權(quán)利人將自己商標(biāo)注冊域名造成了實(shí)際妨礙為限。假設(shè)"PDA"是屬于原告專有的馳名商標(biāo)，再假設(shè)被告注冊了"pda.mt.com.c"域名，被告的注冊行為并沒有妨礙原告注冊"pda.com.cn"域名，而對于公眾來說，"pda.com.cn"這個(gè)域名才是在域名中體現(xiàn)商標(biāo)價(jià)值最有效、最簡潔及最權(quán)威的構(gòu)成方式，如被告并沒有將"pda.mt.com.cn"域名投入使用，其行為并沒有損害原告的利益，不能認(rèn)定構(gòu)成不正當(dāng)競爭。因此，在搶注者未將域名投入實(shí)際使用的情況下，只有搶注的域名以最能體現(xiàn)商標(biāo)價(jià)值的方式構(gòu)成，才屬于侵權(quán)。

本案涉及的第三個(gè)問題是在案件審理中如何處理《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法》的效力。

《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法》為1997年5月30日由國務(wù)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組所頒布。根據(jù)該《辦法》，注冊域名如與他人在先商標(biāo)沖突，該域名停止使用。該《辦法》應(yīng)對域名注冊管理單位在處理此類糾紛時(shí)產(chǎn)生效力。但在司法訴訟中，是否構(gòu)成侵權(quán)，仍應(yīng)根據(jù)相關(guān)的法律進(jìn)行判斷。本案原告所提訴訟為指控被告侵犯商標(biāo)權(quán)和構(gòu)成不正當(dāng)競爭，案件的審理應(yīng)按照商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法的觀點(diǎn)進(jìn)行處理。

目前，立法上尚無處理域名糾紛的專門程序，這點(diǎn)與專利法和商標(biāo)法不同，而且，搶注行為如構(gòu)成侵權(quán)，權(quán)利人只能要求侵權(quán)人的停止使用被搶注的域名，不能直接要求變更該域名的注冊人，這給當(dāng)事人解決此類糾紛造成了一定的困難。搶注問題如何解決，域名是否應(yīng)是一項(xiàng)獨(dú)立的權(quán)利，如何規(guī)定更適于網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，是需要研究的問題。

本案判決之后，各方面反映不一，有人認(rèn)為該判決確定了注冊商標(biāo)在域名領(lǐng)域不受保護(hù)的原則，應(yīng)該說這是對判決結(jié)果的一種錯(cuò)誤認(rèn)識。該判決并沒有做出將他人注冊商標(biāo)注冊為域名不構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論，僅是對這種侵權(quán)行為構(gòu)成的條件進(jìn)行了一定程度的限制。由于此類案件作出判決在全國尚屬首例，判決所確認(rèn)的原則是否正確，還有待于理論界進(jìn)一步的研究和實(shí)踐的檢驗(yàn)。本文也僅是對此類案件的處理進(jìn)行一些初步的探討，相信必定有許多膚淺及謬誤，希望大家批評指正。

作者：馬來客

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1999年11月3日中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)