我國(guó)的外觀設(shè)計(jì)專利制度系從國(guó)外引進(jìn)而來。許多專利從業(yè)者認(rèn)為，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定工作難度大，其原因在于“多頭引進(jìn)”導(dǎo)致立法所依據(jù)的理論并不特別明晰、成文法的規(guī)定也不特別具體。

一、問題的由來

2015年1月1日至2016年12月31日，全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件量呈上升趨勢(shì)，2016年較之2015年同比上升41.34%。案由分布情況如下圖所示，著作權(quán)侵權(quán)案件量占50.20%，其中以作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)侵權(quán)為主；商標(biāo)權(quán)侵權(quán)案件量占34.17%；專利權(quán)侵權(quán)案件量占15.63%，其中外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)案件最多。[1]

2017年，人民法院共新收一審、二審、申請(qǐng)?jiān)賹彽雀黝愔R(shí)產(chǎn)權(quán)案件237242件，審結(jié)225678件（含舊存），比2016年分別上升33.50%和31.43%。[2]

針對(duì)2017年全國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件基本特點(diǎn)，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭庭長(zhǎng)宋曉明特別提出：一年來，各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件特別是著作權(quán)案件大幅增長(zhǎng)。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件中，著作權(quán)、商標(biāo)和專利案件分別為137267件、37946件、16010件，同比上升分別為57.80%、39.58%、29.56%。[3]

2017年，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)專利侵權(quán)案件320件，其中涉及發(fā)明專利163件、實(shí)用新型55件、外觀設(shè)計(jì)102件。專利侵權(quán)判賠額中位值為18萬(wàn)元，支持率為47.6%。[4]2017年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)專利授權(quán)確權(quán)行政案件755件，其中涉及發(fā)明的387件、實(shí)用新型200件、外觀設(shè)計(jì)137件、不詳31件。[5]

由此，但從案件數(shù)量上看，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定方法和工作步驟在實(shí)踐中的地位不容小覷。

侵害發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)的判定原則，即“全面覆蓋”原則，已被司法解釋明文規(guī)定，判斷侵害發(fā)明和實(shí)用新型專利的方法和步驟已經(jīng)基本成熟、穩(wěn)定。但是，判定侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)方法和步驟，還不是特別明確，更難稱“成熟、穩(wěn)定”。盡管司法解釋明文規(guī)定了“整體觀察、綜合判斷”原則，但是在外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判定實(shí)踐中，僅憑這個(gè)抽象的原則知道操作是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。從業(yè)者們只能從各級(jí)人民法院的生效案例、典型案例、指導(dǎo)案例中歸納總結(jié)侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的判斷方法和工作步驟。

二、建議的工作步驟

第一步，判斷權(quán)利基礎(chǔ)（涉案外觀設(shè)計(jì)專利）是否合法有效、應(yīng)予保護(hù)。

判斷的方法主要是核查涉案專利的六視圖、簡(jiǎn)要說明是否清楚、完整，審核其專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告、專利登記簿、繳費(fèi)憑證、專利無(wú)效決定書，綜合判斷涉案專利是否符合專利法授權(quán)條件、是否應(yīng)得到司法保護(hù)。

第二步，判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品種類是否相同或相近。

 “認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近，應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境為依據(jù)。確定產(chǎn)品的用途時(shí)，可以按照下列順序參考相關(guān)因素綜合確定：外觀設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)要說明、國(guó)際外觀設(shè)計(jì)分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實(shí)際使用情況等因素。如果外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品與被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境沒有重疊，則外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品與被訴侵權(quán)產(chǎn)品不屬于相同或者相近類別產(chǎn)品?！?/span>[6]

第三步，確定外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍，解析涉案外觀設(shè)計(jì)專利的設(shè)計(jì)特征。

1.根據(jù)專利授權(quán)文本，從六視圖中解析出形狀、圖案、形狀 圖案、形狀 色彩、圖案 色彩、形狀 圖案 色彩等設(shè)計(jì)特征（也稱設(shè)計(jì)要素，下文不再贅述），分別列表通過文字或圖片描述。

2.從上述設(shè)計(jì)特征中，結(jié)合簡(jiǎn)要說明，識(shí)別出具有裝飾性、獨(dú)特性的設(shè)計(jì)要點(diǎn)（區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的獨(dú)特設(shè)計(jì)點(diǎn)），需要檢索現(xiàn)有設(shè)計(jì)，用“現(xiàn)有設(shè)計(jì)群”來證明。

在本文中，現(xiàn)有設(shè)計(jì)群與現(xiàn)有設(shè)計(jì)狀況含義相同?！艾F(xiàn)有設(shè)計(jì)狀況是指在外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日之前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的相同或相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)的整體狀況以及各設(shè)計(jì)特征的具體狀況。有證據(jù)證明現(xiàn)有設(shè)計(jì)具有與設(shè)計(jì)特征相同或基本相同的設(shè)計(jì)的，則該設(shè)計(jì)特征對(duì)產(chǎn)品整體視覺效果影響較小?！?/span>[7]

第四步，根據(jù)第三步解析內(nèi)容，將涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)

1.確定本領(lǐng)域一般消費(fèi)者的認(rèn)知水平和認(rèn)知能力。

一般消費(fèi)者，是一種假設(shè)的“人”，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從知識(shí)水平和認(rèn)知能力兩方面進(jìn)行界定，界定時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日時(shí)授權(quán)外觀設(shè)計(jì)所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)空間。　一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力取決于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的狀況。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依據(jù)現(xiàn)有設(shè)計(jì)的狀況主張一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力。

作為外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)具備：（1）對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日之前相同種類或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)及其常用設(shè)計(jì)手法具有常識(shí)性了解；（2）對(duì)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上的區(qū)別具有一定的分辨力，但不會(huì)注意到產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。

2.列出上述設(shè)計(jì)特征、設(shè)計(jì)要點(diǎn)中容易被一般消費(fèi)者觀察到的重點(diǎn)部位。

3.識(shí)別和歸納專利與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案中的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)。

以本領(lǐng)域一般消費(fèi)者的視角根據(jù)第三步中解析的設(shè)計(jì)特征（設(shè)計(jì)要素），逐個(gè)到被控侵權(quán)產(chǎn)品中去識(shí)別、挑選，識(shí)別出專利設(shè)計(jì)特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品特征的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)。產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩之間只存在微小變化應(yīng)判定為相同。

第五步，分析、判斷不同點(diǎn)中設(shè)計(jì)特征對(duì)侵權(quán)判定結(jié)果的影響。

1.分析、判斷專利設(shè)計(jì)要點(diǎn)（獨(dú)特點(diǎn)）在相同點(diǎn)列表中還是在不同點(diǎn)列表中。

2.分析、判斷容易被一般消費(fèi)觀察到的設(shè)計(jì)特征，在相同點(diǎn)列表中還是在不同點(diǎn)列表中。

3.分析、判斷不同點(diǎn)中的設(shè)計(jì)特征是否屬于功能性技術(shù)特征。

4.分析、判斷不同點(diǎn)中的每個(gè)設(shè)計(jì)特征，設(shè)計(jì)空間大還是設(shè)計(jì)空間小。

5.分析、判斷不同點(diǎn)中是否存在足以使被控侵權(quán)產(chǎn)品區(qū)別于涉案專利的顯著獨(dú)特性特征。

第六步，根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則進(jìn)行最終的綜合判斷。

1.設(shè)計(jì)要點(diǎn)是否全部包含在相同點(diǎn)列表里？肯定的結(jié)論有利于專利權(quán)人。

2.一般消費(fèi)者容易觀察到的重點(diǎn)部位的設(shè)計(jì)特征是否都在相同點(diǎn)列表里？肯定的結(jié)論有利于專利權(quán)人。

3.全部不同點(diǎn)的設(shè)計(jì)空間是否均足夠大？設(shè)計(jì)空間大有利于專利權(quán)人。

4.不同點(diǎn)中的設(shè)計(jì)特征是否屬于功能性技術(shù)特征？屬于功能性技術(shù)特征有利于專利權(quán)人。

5.不同點(diǎn)中不存在足以使被控侵權(quán)產(chǎn)品區(qū)別于涉案專利的顯著個(gè)性特征？否定性結(jié)論有利于專利權(quán)人。

如果上述判斷要點(diǎn)全部有利于專利權(quán)人，則可以認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利要求保護(hù)的設(shè)計(jì)方案相同或相似。

如果不同點(diǎn)中存在至少一個(gè)與涉案專利顯著不同的獨(dú)特性特征，使得被控侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利顯著不同的個(gè)性特征，則應(yīng)判定不相同或不相似。

在上述兩點(diǎn)情形之間的情況，比較難以判定。判斷者應(yīng)根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則，結(jié)合案情設(shè)定各判斷要點(diǎn)的權(quán)重，進(jìn)行綜合判斷。

第七步：判斷是否為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、銷售、許諾銷售、進(jìn)口被控侵權(quán)產(chǎn)品。

根據(jù)現(xiàn)行專利法，使用與外觀設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)特征相同或相似的產(chǎn)品不侵權(quán)。

判斷為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、銷售、許諾銷售、進(jìn)口被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為與判斷侵害發(fā)明專利權(quán)權(quán)的方法相同。

第八步：抗辯事由是否成立。

除不侵權(quán)抗辯之外，審查、判斷當(dāng)事人提出的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯、合法來源抗辯、先用權(quán)抗辯等是否成立。

值得指出的是，上述工作步驟是常規(guī)的工作步驟，并沒有特別考慮到成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)、圖形界面外觀設(shè)計(jì)的動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)、要求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)、使用透明材料能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部透視的外觀設(shè)計(jì)等特殊情況。

三、尚未解決的問題

1.如何識(shí)別和確定“形狀”設(shè)計(jì)特征？

形狀是否系指產(chǎn)品的三維輪廓？

是否要根據(jù)涉案專利的六視圖確定至少六個(gè)形狀設(shè)計(jì)特征？

是否要根據(jù)一般消費(fèi)者的視角，確定容易被觀察到的形狀設(shè)計(jì)特征？

2.設(shè)計(jì)要點(diǎn)、獨(dú)特設(shè)計(jì)特征如何證明？

根據(jù)法律、司法解釋、指導(dǎo)案例、北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南等的要旨，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)檢索現(xiàn)有設(shè)計(jì)群，并利用現(xiàn)有設(shè)計(jì)群說明設(shè)計(jì)要點(diǎn)是具有獨(dú)特性。

法律推定一般消費(fèi)者“對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日之前相同種類或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)及其常用設(shè)計(jì)手法具有常識(shí)性了解”。但是，在現(xiàn)有條件下，專利權(quán)人是否有條件達(dá)到法律規(guī)定的一般消費(fèi)者的認(rèn)知能力和認(rèn)知水平？

最實(shí)際的問題是，專利權(quán)人如何才能找到一個(gè)有效的工具，檢索到相同或近似種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)及常用設(shè)計(jì)手法？

3.如何證明“被控侵權(quán)產(chǎn)品具有區(qū)別于涉案專利的顯著個(gè)性特征”？

被告是否也要站在一般消費(fèi)者的視角，利用現(xiàn)有設(shè)計(jì)群作為證據(jù)，證明被控侵權(quán)產(chǎn)品中存在獨(dú)特性設(shè)計(jì)，該特征使得被控侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利顯著不同的個(gè)性特征？

如同專利權(quán)人面臨的困難一樣，如何才能找到一個(gè)有效的工具，讓被告能夠檢索到相同或近似種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)群呢？

四、初步的結(jié)論

1.外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判定應(yīng)遵循整體觀察、綜合判斷的判定原則。

2.外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判定時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注專利設(shè)計(jì)要點(diǎn)、一般消費(fèi)者容易觀察到的部分、設(shè)計(jì)空間大小、功能性設(shè)計(jì)特征。

3.外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判定時(shí)還應(yīng)關(guān)注被控侵權(quán)產(chǎn)品中是否存在涉案專利所不具備的獨(dú)特設(shè)計(jì)特征，該獨(dú)特設(shè)計(jì)特征是否足以導(dǎo)致被控侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利顯著不同的個(gè)性特征。

4.針對(duì)設(shè)計(jì)要點(diǎn)、獨(dú)特設(shè)計(jì)特征，專利權(quán)人（原告）和被控侵權(quán)人（被告）需要利用現(xiàn)有設(shè)計(jì)群作為證據(jù)進(jìn)行證明。

5.確定產(chǎn)品類別時(shí)，應(yīng)參考外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)文本的簡(jiǎn)要說明、國(guó)際外觀設(shè)計(jì)分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實(shí)際使用情況；當(dāng)被控侵權(quán)產(chǎn)品的功能、用途、使用環(huán)境與涉案專利不存在重疊時(shí)，應(yīng)判定不構(gòu)成侵權(quán)。

[1]《最高法院：知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件大數(shù)據(jù)分析》，作者bjpaa.org