商標合理使用包括敘述性使用和指示性使用

敘述性合理使用在現(xiàn)實中糾紛較少

而指示性合理使用因缺乏法定、明確的判斷標準

存在頗多爭議

法信干貨小哥就厘清商標指示性合理使用的邊界

避免“過失”侵權(quán)整理了裁判規(guī)則和專家觀點

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指示性合理使用

1.商標使用行為可能導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為存在商標許可等關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)認定為超出指示性使用的侵權(quán)行為——上海麥司投資管理有限公司與維多利亞的秘密商店品牌管理公司侵害商標權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

本案要旨：合法取得銷售商品權(quán)利的經(jīng)營者，可以在商品銷售中對權(quán)利人的商品商標進行指示性使用，但應(yīng)當(dāng)限于指示商品來源，如超出了指示商品來源所必需的范圍，則會對相關(guān)的服務(wù)商標專用權(quán)構(gòu)成侵害。被訴侵權(quán)人在多處廣泛使用服務(wù)商標標識，且對外進行虛假宣傳，這種行為可能導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為銷售服務(wù)系商標權(quán)人提供或者與商標權(quán)人存在商標許可等關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)認定已經(jīng)超出指示所銷售商品來源所必要的范圍，具備了指示、識別服務(wù)來源的功能，構(gòu)成對相關(guān)服務(wù)商標專用權(quán)的侵害。

案號：（2014）滬高民三（知）終字第104號

審理法院：上海市高級人民法院

來源：2015年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例

2.全面、突出使用他人注冊商標屬于超出指示性合理使用范圍的商標侵權(quán)——顧清華與聯(lián)想（北京）有限公司侵害商標權(quán)糾紛上訴案

本案要旨：商標指示性合理使用應(yīng)在一定范圍之內(nèi)，必須遵守指示性合理使用的規(guī)則，不能以描述為由隨意擴大使用商標權(quán)人的商標，超出商標指示性合理使用的行為構(gòu)成商標侵權(quán)。被控侵權(quán)行為人在其經(jīng)營活動中全面并突出使用他人注冊商標，主觀上具有試圖使消費者誤認為存在特定商業(yè)關(guān)系的攀附故意，客觀上也形成了上述效果，屬于對合理指示商品來源權(quán)利的不當(dāng)擴張，超出了商標指示性使用的合理范疇，構(gòu)成商標侵權(quán)。

案號：（2014）蘇知民終字第0142號

審理法院：江蘇省高級人民法院

來源：國家法官學(xué)院案例開發(fā)研究中心編：《中國法院2016年度案例》（知識產(chǎn)權(quán)糾紛），中國法制出版社2016年版。

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3.使用他人注冊商標僅為指示所銷售商品品牌信息的屬于商標指示性合理使用——立邦涂料（中國）有限公司訴上海展進貿(mào)易有限公司、浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害商標權(quán)糾紛案

本案要旨：被控侵權(quán)行為人使用他人注冊商標僅為指示其所銷售商品的品牌信息，而不是傳達經(jīng)營者的商號、商標或經(jīng)營風(fēng)格，這種行為屬于商標指示性合理使用；商標與其核準使用的商品之間的對應(yīng)性并未受到影響，被訴侵權(quán)行為不會造成商品來源混淆，不涉及商標顯著性或知名度的降低，亦未造成注冊商標權(quán)人其它商標權(quán)益損害，不應(yīng)被認定為商標侵權(quán)行為。

案號：（2012）滬一中民五（知）終字第64號

審理法院：  上海市第一中級人民法院

來源：上海法院參考性案例7號

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1.指示性合理使用主要分為三種

（1）平行使用。行為人在自己商品上使用他人商品的相關(guān)標識，用來表明自己商品真實的包含該標識商品，在加工、零配件領(lǐng)域十分普遍。最典型的是電腦主機上往往會有“Intel”或“AMD”的商標，這表明電腦的CPU屬于“Intel”或“AMD”品牌的，但是電腦整體的商標還是自有商標。平行使用對雙方而言是一個互利共贏的機會，因為消費者不僅不會產(chǎn)生混淆，反而會對兩者的情況更加了解。

（2）比較使用。行為人在廣告宣傳中將自己的商品（服務(wù)）和注冊商標所有人商品（服務(wù)）進行比較，可能會使用到他人注冊商標。需要特別注意的是，進行的比較應(yīng)該符合誠實信用原則和商業(yè)慣例，不對他人產(chǎn)品進行貶低和污蔑，不夸大自己商品優(yōu)勢，也不能對該注冊商標進行丑化和侮辱。這一類使用合法性不好掌握，多數(shù)經(jīng)營者在對比時也不輕易使用他人商標，而會進行一般化處理。

（3）維修服務(wù)中的合理使用。維修服務(wù)商或零配件銷售商在提供服務(wù)時，需要向消費者指出自己的服務(wù)是針對哪些產(chǎn)品，以及有哪些服務(wù)，這也是消費者知情權(quán)的要求。類似的還有零售攤販，在營業(yè)招牌上使用所賣商品的商標等。

（沈德詠主編：《法律規(guī)則的提煉與運用:人民法院司法·案例重述》（知識產(chǎn)權(quán)卷），法律出版社2012年版，第29頁）

2.指示性合理使用的判斷標準

（1）以是否使用他人的注冊商標詞匯作為自己的商標，或足以表明商品（服務(wù)）的來源為標準。行為人使用他人注冊商標中的文字、圖形并非在于表彰商品的來源，其目的僅僅是為了說明自己商品或服務(wù)的功能或用途，而消費者基本上也不會簡單的基于相關(guān)文字或圖形就混淆其商品與注冊商標商品。換而言之，如果使用相關(guān)文字、圖形等元素直接作為自己商標，或者，雖沒有作為自己商標但用為商品名稱，只要其功能起到了表明來源的作用，就應(yīng)該視為侵權(quán)。

（2）以除使用他人注冊商標詞匯之外，是否還加注了其他說明性文字以表明兩者不同為標準。如果行為人在使用他人注冊商標時，并加注“主要成分”、“功能”、“使用方法”等說明性詞語，大大降低了混淆的可能性，不應(yīng)該視為侵權(quán)。指示性合理使用最大的特點就是，行為人商品（服務(wù)）與注冊商標人商品（服務(wù)）存在某些特定聯(lián)系，比如為其提供零配件、提供維修服務(wù)等。加注的說明性詞語，其目的正是在于明確兩者之間的區(qū)別和聯(lián)系。

（3）以除使用他人注冊商標詞匯之外，是否同時附有自己的商標為標準。如果行為人同時使用了他人注冊商標和自己商標，并且兩者可區(qū)分度足夠高的話，同樣不會使消費者產(chǎn)生誤解，不宜認定為侵權(quán)。

（4）以是否刻意強調(diào)該他人注冊商標詞匯的顯著性，或以與他人注冊商標相比，自己的商標或說明性文字過于淡化為標準。如果突出使用他人注冊商標人，而淡化處理自己商標或加注的說明性詞語，或者將其置于不明顯之處，那么可以推定行為人主觀惡意，有“搭便車”的嫌疑。

（5）以商業(yè)慣例或行業(yè)協(xié)會意見為標準。作為人們在長期實踐中逐漸形成的習(xí)俗，商業(yè)慣例內(nèi)容相對具體、固定，并被廣泛認可和普遍遵守。司法機關(guān)可以聽取相關(guān)行業(yè)協(xié)會意見，依據(jù)商業(yè)慣例對行為做出認定。

（6）以是否可能導(dǎo)致他人利潤下降、聲譽受損為標準。如果注冊商標人有確切的證據(jù)證明，行為人的使用行為直接導(dǎo)致自己的名譽受損、經(jīng)營業(yè)績下滑；客觀不利后果已經(jīng)產(chǎn)生時，我們可以推斷行為人侵害了權(quán)利人的商標權(quán)。筆者認為，這一標準應(yīng)該慎用，因為如何證明兩者存在直接的關(guān)系難度不小，而且應(yīng)該盡量避免法官的主觀臆斷，證據(jù)必須是直接證據(jù)、確切可信的。

另外，還要結(jié)合注冊商標人的知名度和認可度。如果某注冊商標具有很高的知名度，婦孺皆知，行為人在使用時，即使沒有刻意突出顯示該商標，但是又沒有做出特別說明的情況下，一般消費者都會下意識地將其與該知名商標相聯(lián)系。需要說明的是，在具體的司法實踐中，上述幾個因素應(yīng)該綜合使用，并借助經(jīng)驗才能做出正確的判斷。

（沈德詠主編：《法律規(guī)則的提煉與運用:人民法院司法·案例重述》（知識產(chǎn)權(quán)卷），法律出版社2012年版，第30~31頁）

《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（2006）

26、正當(dāng)使用商標標識行為的構(gòu)成要件有哪些？

　　構(gòu)成正當(dāng)使用商標標識的行為應(yīng)當(dāng)具備以下要件：

　?。?）使用出于善意；

　　（2）不是作為自己商品的商標使用；

　　（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品。

27、哪些行為屬于正當(dāng)使用商標標識的行為？　　

　　滿足本解答第26條規(guī)定要件的下列行為，屬于正當(dāng)使用商標標識的行為：

　 （1）使用注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號的；

　 （2）使用注冊商標中直接表示商品的性質(zhì)、用途、質(zhì)量、主要原料、種類及其他特征的標志的；

　 （3）在銷售商品時，為說明來源、指示用途等在必要范圍內(nèi)使用他人注冊商標標識的；

　 （4）規(guī)范使用與他人注冊商標相同或者近似的自己的企業(yè)名稱及其字號的；

　 （5）使用與他人注冊商標相同或者近似的自己所在地的地名的；

　 （6）其他屬于正當(dāng)使用商標標識的行為。