本文由作者向無訟閱讀供稿

摘要：

專利侵權(quán)案件技術(shù)性強、規(guī)則性強、專業(yè)化程度高、標準化程度高、復雜性高、不確定因素多，如何基本預測專利侵權(quán)案件輸贏......

專利侵權(quán)案件技術(shù)性強、規(guī)則性強、專業(yè)化程度高、標準化程度高，案件當事人對專利案件的熟悉程度低、客戶對專利案件結(jié)果的預判能力弱，就相應地對專業(yè)的專利律師的意見依賴程度高，而同時專利案件的復雜性高、不確定因素多，專利案件的結(jié)果有時候過山車式的一波多折。專利案件不像刑事案件或鄰里糾紛，每個人都能評頭論足。然而即便是這樣，專利侵權(quán)案件還是有規(guī)律可循，如何在代理專利侵權(quán)糾紛中能快速地確定案件的常規(guī)方向，如何基本預測專利侵權(quán)案件輸贏，是否有判斷的標準動作，筆者認為需要大致把握如下六大基本問題。

一、如何確定專利權(quán)保護范圍？

專利律師接觸到專利案件最先要了解訴請的專利內(nèi)容，第一時間讀懂專利技術(shù)或看清外觀產(chǎn)品圖片，脫離專利內(nèi)容文本談專利案件都是空談，可以說專利證書內(nèi)容是專利律師需要最熟悉的證據(jù)（沒有之一），一個好的專利律師會讀懂專利證書內(nèi)容的每一句話每一個字，專利證書的價值就是權(quán)利宣言，也類似于劇本，法院是導演，律師是演員，接下來的每一個場景都圍繞專利證書內(nèi)容展開。

發(fā)明和實用新型專利權(quán)保護范圍以權(quán)利要求為準，說明書可以用于解釋權(quán)利要求，權(quán)利要求內(nèi)容保護與其文字相同的內(nèi)容，也包括與權(quán)利要求技術(shù)特征等同的技術(shù)特征所確定的保護范圍。外觀設計保護范圍以圖片或照片為準，簡要說明可以用于解釋保護范圍，外觀保護范圍為與圖片或照片相同的產(chǎn)品或相似產(chǎn)品。

專利保護范圍若經(jīng)歷過無效宣告，則以無效宣告確定的保護范圍為準，現(xiàn)階段大部分專利無效宣告案件決定作出后專利復審委網(wǎng)站可以免費查詢到無效決定內(nèi)容，方便地知悉保護范圍。在無效宣告中對專利保護范圍做過解釋或限定的，則該解釋和限定進一步縮小專利權(quán)保護范圍。同時還要考慮功能性技術(shù)特征的保護范圍為具體實施方式及其等同的方式確定的保護范圍。只有明確了上述保護范圍，之后的侵權(quán)比對，證據(jù)篩選都圍繞專利權(quán)保護范圍展開。

專利律師與大部分律師的區(qū)別和特色在于大部分專利律師具有理工科背景，理解技術(shù)難度較低，也是很多客戶比較欣賞和佩服專利律師的因素之一，有時候有些專利律師特意隱瞞具有理工科教育背景，讓客戶造成既懂文科法律又能如此懂技術(shù)的良好“錯覺”。

二、是否落入專利權(quán)保護范圍？

是否落入專利權(quán)保護范圍，這個問題最能體現(xiàn)專利案件技術(shù)性特點，最能體現(xiàn)與其他民事案件區(qū)別，最能體現(xiàn)專利律師水平，也是最難把握和最難判斷的問題，也是案件是否往下推進的火車頭。

那么如何判斷是否落入專利權(quán)保護范圍，發(fā)明和實用新型應遵循全面覆蓋原則（相同侵權(quán)或等同原則），權(quán)利要求記載的內(nèi)容在被控產(chǎn)品或方法中能全部找到，還需要結(jié)合禁止反悔原則、捐獻原則、特意排除原則、權(quán)利要求是否清楚等做出全面判斷，幾個原則之間互相藕斷絲連。

外觀設計遵循產(chǎn)品相同或類似，外觀相同或相似原則。同時比對是將侵權(quán)產(chǎn)品與專利比，而不要進入將侵權(quán)產(chǎn)品與原告產(chǎn)品進行比較的誤區(qū)，因為有時候原告產(chǎn)品相比原告專利已經(jīng)更新?lián)Q代很多次了，由于專利侵權(quán)判斷非常專業(yè)，因此一般客戶對是否侵權(quán)的預判能力明顯不高，這也給專利律師留下了很大的掌控案件與掌控客戶的空間。

在進行外觀設計比對時，需要考慮外觀設計的設計要點、設計空間，區(qū)別設計特征（授權(quán)性設計特征）、現(xiàn)有設計的發(fā)展歷史與規(guī)律等因此綜合考慮。

三、取證是否成功？

專利案件侵權(quán)大多比較隱蔽，且法院對證據(jù)要求較高，有80%以上專利案件都需要經(jīng)過公證或法院查封保全的方式進行，客戶自行購買或者到侵權(quán)企業(yè)拍照攝影的證據(jù)哪怕是真實的，也很難被法院采納，這就是現(xiàn)狀與游戲規(guī)則，知識產(chǎn)權(quán)案件是一個西方國家玩過幾百年的游戲，只有適應這個規(guī)則才能同臺競技。

那么取證成功的要點又是什么呢，發(fā)明和實用新型案件要取到其權(quán)利要求書記載的全部技術(shù)特征的產(chǎn)品或工藝方法，缺一個特征直接面臨敗訴，筆者有一次取證到一個侵權(quán)產(chǎn)品出大門躲到車里立馬將侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)利要求全部特征比對，發(fā)現(xiàn)少了一個配件又殺回馬槍補齊配件后法院才認定侵權(quán)。外觀設計就是照著圖片去取證。

涉及方法類專利侵權(quán)，由于方法類專利涉及步驟動態(tài)過程，現(xiàn)場取證往往是時間軸上的一個片段，因此這類案件常常需要申請法院證據(jù)保全，調(diào)取工藝流程單、操作規(guī)程單、工法指南、調(diào)取后需要立即和權(quán)利要求進行比對，此時考驗法官和律師的現(xiàn)場把控能力和現(xiàn)場比對能力，當然有些案件法院也允許原告代理人參與證據(jù)保全，此時需要原告代理人對專利的技術(shù)特征非常熟悉，以及可能出現(xiàn)的等同的特征，以便取證到合格的技術(shù)方案。

四、專利權(quán)是否有效穩(wěn)定？

專利權(quán)是否有效穩(wěn)定往往容易被忽略，很多人（大部分客戶和一部分律師）認為既然專利證書上都蓋了國家知識產(chǎn)權(quán)局的大紅章，怎么還會沒用無效呢，那么就是對中國專利制度沒有完全理解，中國三十年專利歷史（美國歐洲有兩百多年的專利歷史）基本上沿襲德國的，專利局一半老局長或部長級干部在德國專利局研修過，發(fā)明需要經(jīng)過實質(zhì)審查，實用新型和外觀設計基本上是來一個發(fā)一本證，現(xiàn)在每年中國的專利申請量都300多萬件，發(fā)明專利基本不要懷疑其有效和穩(wěn)定性（當然也有發(fā)明被無效掉的情況），而實用新型和外觀就需要分析專利技術(shù)特點，“感覺”下是否與現(xiàn)有技術(shù)接近，經(jīng)常做專利申請代理的訴訟律師有時候一眼就能“感覺”出，當然也可以要求專利局出具專利權(quán)評價報告看看這專利是真老虎還是假老虎。

從近幾年的大小案件來看，也發(fā)現(xiàn)了一些有趣的現(xiàn)象，有些專利（哪怕是國外申請人來華的發(fā)明專利）在經(jīng)歷了多次（有的是十幾多次）無效后，常常抵擋不住，被亂箭射死，這里有一些原因是與中國的專利代理的總體水平有待提高有關(guān)。

五、賠償如何確定？

專利侵權(quán)訴訟賠償主要由幾個選擇方式，按被告獲利，按原告損失，按許可費合理倍數(shù)，按法定賠償，還有一種是在法定賠償上限以上和下限以下的酌定賠償，任何一種賠償方式均需要原告積極取證，如原被告規(guī)模，侵權(quán)的時間，專利的類型，專利的價值，被告的利潤，市場占有率，專利的貢獻率等等。

六、是否有合法抗辯理由？

還需要向原告了解，是否授權(quán)過被告（這種情況非常少），是否是專利權(quán)人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品流通到市場中由于渠道管理或價格管控原因而提起訴訟，被告是否享有先用權(quán)，或只是為了科研而沒有實際生產(chǎn)經(jīng)營，當然現(xiàn)實中比較多的是現(xiàn)有技術(shù)（設計）抗辯。

上述六個基本問題明確后，剩下就是如何選擇法院、如何選被告、如何收費的問題了，你們說呢……

編排/王淼

責編/張雨  微信號：Ann199313